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1. 일반론2. 상표적 사용3. 사용의사(제3조)4. 식별력5. 상표 유사판단6. 상품·서비스업 유사판단7. 미등록 선사용상표의 보호8. 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호)9. 기타 취소심판(상표법 제119조 제1항 각호)10. 권리범위확인심판(상표법 제121조)11. 상표권 효력제한 사유12. 상표권의 침해13. 사용료 관련 사례14. 부정경쟁방지법 관련 사례
실무에서 주로 이슈가 되는 상표법 관련 판례를 쟁점별로 분류해 놓은 문서입니다.
1. 일반론
- 상표법의 목적
- 상표는 어느 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법이 등록상표권에 대하여 상표 사용의 독점적 권리를 부여하는 것은 제3자에 의한 지정상품 또는 유사상품에 대하여 동일 또는 유사상표의 사용에 의하여 당해 등록상표가 가지는 출처표시작용 및 품질보증작용이 저해되는 것을 방지하려는 것이고, 상표법은 이와 같이 상표의 출처식별 및 품질보증의 각 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 나아가 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 하는 것[이다.](대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 참조)
- 상표법의 표지법으로서의 성격
- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등과 같이 지적재산권의 보호대상이 인간의 지적·정신적 활동에 의한 창작물인 경우를 창작법이라 하고, 상표나 서비스마크처럼 그 보호대상이 인간의 창작물이 아닌 영업표지에 화체(化體)된 영업상의 신용(信用)인 경우를 표지법이라 한다.
- 세계인권선언 제27조 제2항과 경제적·사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약 제15조 제1항(c)에서 규정하는 인권으로 보호되는 지적재산권이라 함은 창작성을 전제로 정당화되는 권리이다. 즉 창작법의 권리를 말한다. 그러한 점에서 창작성과 무관하게 영업표지에 화체된 영업상의 신용을 보호대상으로 하는 상표법은 특허법 등 창작법과는 본질적으로 차이가 있다.[1]
- 등록요건 판단기준 일반
- 다른 상표의 등록례, 외국의 등록례
- 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것으로서 다른 상표의 등록례에 구애받지 아니한다(대법원 1999. 4. 23. 선고 98후2924 판결, 1999. 6. 8. 선고 98후1143판결, 대법원 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결).
- 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로 ... (대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결, 대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등)
- 상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(당원 1995. 5. 26. 선고 95후64 판결).
- 출원상표가 상표등록요건을 갖추었는지는 출원상표와 그 출원상표의 선등록상표를 대비하여 판단하여야 하고, 기존에 유사한 상표가 등록되었다는 사정을 근거로 평등의 원칙에 따라 등록되지 않아야 할 상표가 등록될 수는 없다(오히려 기존에 유사한 출원에 대하여 잘못된 등록이 있었다면, 해당 등록은 관련 절차에 따라 취소되는 것이 타당할 뿐이다)(특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10712 판결).
- 국내·외에 상표로 등록된 사실 그 자체가 인식도를 나타내는 지표가 될 수 있다고 보기는 어렵다 하더라도, 출처표시로 사용하기 위한 상표권자의 사용의지, 사용태양, 사용시기 등을 알 수 있다는 점에서 특정인의 출처표시로 알려졌는지 여부를 판단하는 고려요소가 아니라고 단정하기 어렵다[.](특허심판원 2023. 4. 11. 자 2023원(취소판결)1 심결)
- 상표의 관념 및 식별력
- 상표의 유사여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없다(당원 1987. 2. 24. 선고 86후132 판결, 1989. 9. 29. 선고 88후1410 판결, 1992. 8. 14. 선고 92후520 판결 등).
- 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 심결 시점에 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결)[2].
- 상표의 주지·저명성
- 상품이나 영업의 저명 여부에 대한 판단의 기초가 되는 상표의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자 사이에 그 상표나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다[.](대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결)
- 일반적 거래실정과 구체적·개별적 출처 오인·혼동의 염려를 고려
- 서비스표나 상표의 등록 가부는 그 등록출원서에 기재된 내용에 의하여 결정되는 것으로서 실제의 사용상태는 고려의 대상이 되지 아니[한다.](대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결)
- 상표의 등록적격성 판단 단계에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에 해당 상품을 둘러싼 “일반적인 거래실정”을 고려한다. 즉, 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 해당 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다[대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결, 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191(병합) 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조].
- 설문조사
- 설문조사 결과의 객관적 타당성과 신뢰성이 있는지 여부는 그 모집단이 적절하게 설정되었는지, 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되었는지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지, 설문조사를 수행한 자가 전문성을 구비하였는지, 표본 설계, 설문조사 문항, 인터뷰가 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(특허법원 2020. 9. 24. 선고 2020허11 판결 등).
- 절차 일반
- 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로(상표법 제86조 제2항, 특허법 제189조 제2, 3항), 심결취소판결이 확정된 후의 심리과정에서 새로운 사실에 관한 주장이 있거나, 새로운 증거가 제출되어 기속력 판단의 기초가 되는 사실이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 확정판결의 기본이 된 이유에 따라야 한다. 그리고 여기에서 ‘특단의 사정’에 해당하는 ‘새로운 사실’이라 함은 심결취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 가리키고, ‘새로운 증거’라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판 절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 가리킨다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결).
2. 상표적 사용
3. 사용의사(제3조)
4. 식별력
5. 상표 유사판단
6. 상품·서비스업 유사판단
7. 미등록 선사용상표의 보호
8. 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호)
9. 기타 취소심판(상표법 제119조 제1항 각호)
10. 권리범위확인심판(상표법 제121조)
11. 상표권 효력제한 사유
- 상표법 제90조 제1항 제1호 관련 사례 :
자세한 내용은 상표법/제90조 제1항 제1호/사례 문서 참고하십시오.
- 상표법 제90조 제1항 제2호 내지 제5호 관련 사례 :
자세한 내용은 상표법/식별력/사례 문서 참고하십시오.
12. 상표권의 침해
- 법리 일반
- 상표권 침해사건에 있어서는, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 되는데, 여기서 ‘유사상표의 사용행위’에 해당하는지는 원칙적으로 “해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로” 판단하여야 한다. 즉, 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 참조).
- 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품에 사용하는 표장을 말하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공, 운송 등의 상행위’을 의미하므로, 어떤 상품에 타인의 등록상표를 사용하는 행위가 상표법 제89조 위반 또는 제108조 제1항 소정의 상표권침해행 위에 해당하려면, 그 행위의 주체가 자신이 하는 ‘업무’ 즉 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공, 운송 등의 상행위’와 관련하여 그런 행위를 하였어야 하고, 따라서 상표법 제230조 소정의 상표권침해죄는 이러한 신분이 있어야 성립되는 신분범이다(특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결).
- 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌하고(형법 제30조), 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌하며(형법 제31조 제3항), 타인의 범죄를 방조한 자는 정범의 형보다 감경하여 처벌한다(형법 제32조 제1항). 신분이 있어야 성립되는 범죄에 신분 없는 사람이 가담한 경우에는 그 신분 없는 사람에게도 제30조부터 제32조까지의 규정을 적용한다(형법 제33조). 따라서 신분관계가 없는 사람이더라도 신분관계로 인하여 성립될 범죄에 가공하거나 교사 또는 방조한 경우에는 처벌한다(대법원 2019. 8. 29. 선고 2018도13792 판결 등 참조).
- 주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11 호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).[3]
- 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 & 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결[4][5] #상표권침해금지 등
2014. 9. 5. 원고, 상표출원 (→ 2014. 12. 18. 등록)
2015. 12. 18. 피고, 회사 설립
2016. 6. 13. 원고, 피고 상대로 ‘데이터팩토리’, ‘DATA FACTORY' 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기
2016. 8. 10. 피고, 상표출원 (→ 2017. 8. 8. 등록)원고 등록상표[6] 피고 사용표장들 피고 등록상표[7] 법원의 판단 [식별력] DATA FACTORY : 有
[요부] 등록상표 'DATA FACTORY' 요부관찰 可
[표장] 전체로서 유사
[구 제6조 제1항 제3호] 미해당(등록상표)
[침해] 상표권 침해 인정[8][9][10]제42류의 컴퓨터
프로그램 개발업 등데이터 복구 및 메모리 복구업,
컴퓨터 수리 및 판매업 등제42류 컴퓨터 소프트웨어
설계 및 개발업 등[상품] '데이터 복구 및 메모리 복구업'은 유사,
'컴퓨터 단순 판매업'은 비유사
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1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).
2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).
3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.
나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).
3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.
다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.
라. 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 피고 사용표장은 그 표장 및 서비스업이 모두 유사하다고 보고, 피고 등록상표가 등록된 2017. 8. 8.부터는 피고도 이 사건 등록상표와 유사한 피고 등록상표의 정당한 권리자로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 피고 주장을 배척하여 이 사건 등록상표권에 대한 침해를 인정한 제1심판결을 유지하였다.
마. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 표장 유사 판단에서의 요부 및 보통명칭의 판단, 서비스업의 유사 여부, 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표권에 대한 침해 성립에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
... 금원 지급 청구에 관한 원심판결에는 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사, 이유불비 또는 이유모순 등의 잘못이 있으므로 직권으로 이를 파기한다. 이 부분에 관한 원고와 피고의 상고이유는 나아가 판단하지 아니한다 ... 그러므로 원심판결 중 금원 지급 청구에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
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- 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결[11] #상표사용금지등 #권리남용 #진정상품 병행수입
원고[12] 등록상표[13] 피고[14] 후발 선사용상표들[15] 법원의 판단 [권리남용] 원고의 상표권 행사는 권리남용에 해당하지 않음[16]
[침해] 상표권 침해 인정제28류의 골프채 등 골프채 등 [상품] 동일 · 유사
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12.1. 범죄사실에 대한 형벌
울산지방법원 2021. 12. 21. 선고 2021고정20, 75, 200, 331, 357(각 병합) 판결 [상표법위반, 저작권법위반]■ 주문[범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 상표법 제230조(상표권 침해의 점, 등록상표별로 포괄하여), 저작권법 제136조 제1항 제1호(저작재산권 침해의 점), 각 벌금형 선택]
피고인을 벌금 500만 원에 처한다[경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조].피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 피고인을 노역장에 유치한다[노역장유치 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항].
위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다[가납명령 형사소송법 제334조 제1항].
■ 범죄사실
『2021고정20』 피고인은 2020. 1.경 울산 이하 불상지에서 인터넷 네이버 쇼핑몰에서 ‘B’이라는 상호로 의류 및 잡화를 판매하면서 피해자 주식회사 에프지에프가 섬유 및 의류 등의 상품에 사용한다고 등록한 상표인 ‘STONE ISLAND'(상표등록번호 제0147776호, 제0474487호, 제510222호, 제899955호, 제1162207호)가 부착된 티셔츠 등을 판매하는 게시글 19개를 게시하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
『2021고정75』
피고인은 2020. 3.경 울산 중구 C회사 사무실에서 고소인 주식회사 스타드림(대표자 박상진)이 저작재산권을 가지고 있는 ‘2018 카린 선글라스 가을A컷(1)’ 연예인 배수지 모델을 촬영한 사진 광고물을 고소인의 이용 허락 없이 일명 ‘디스크랩’ 프로그램을 이용하여 무단 복제 편집하여, 피고인이 운영하는 네이버스토어 ‘D’의 ‘홍시 카린 한국판 안경 네모난 배수지 근시안 안경 프레임 남녀 레트로 원테’라는 제목의 판매 게시글에 위 광고 사진을 PC 업로드 하는 방법으로 2차적 저작물을 만들어 저작재산권을 침해하였다.
『2021고정200』
피고인은 2020. 2.경부터 처 E 명의로 인터넷 쇼핑몰 ‘F’을 실질적으로 운영하는 사람이다. (...) 피고인은 2020. 3. 2. 위 ‘F’ 인터넷 사이트에, 정당한 권한없이, 피해자 주식회사 감성텍스에서 팔토시 등의 상품에 대하여 등록을 마친 상표인 “Let’s Slim”(상표등록번호 제1085596호) 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
『2021고정331』
피고인은 2020. 2.경부터 처 E 명의로 인터넷 쇼핑몰 ‘F’을 실질적으로 운영하는 사람이다. (...) 피고인은 2020. 7. 30. 위 ‘F’ 인터넷 사이트에, 정당한 권한 없이, “[무료배송] 뉴골프모자 마크앤로나 남녀공용 에어캡 골프캡 모자”라는 제목으로, 피해자 주식회사 아이올리에서 전용사용권을 보유하고 있는 “MARK & RONA”(상표등록번호 제0953599호, 상표서비스등록번호 제0031066호, 제0048160호) 상표가 부착된 골프 모자에 대한 판매광고를 게시함으로써, 위 피해자 회사의 상표 전용사용권을 침해하였다.
『2021고정357』
1. 피고인은 2020. 6. 초순경 피고인이 G과 함께 공동으로 운영하는 ‘H’이라는 온라인 쇼핑몰 사이트에, 피해자 주식회사 감성텍스에서 햇빛 차단용 쿨토시 등의 상품에 대하여 상표등록번호 제1134698호로 등록을 마친 상표인 “AQUA·X” 및 이와 유사한 “AUQA·X” 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 정당한 권한 없이 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
2. 피고인은 2020. 6. 초순경 피고인이 I과 함께 공동으로 운영하는 ‘J’이라는 온라인쇼핑몰 사이트에, 피해자 주식회사 감성텍스에서 햇빛 차단용 쿨토시 등의 상품에 대하여 상표등록번호 제1134698호로 등록을 마친 상표인 “AQUA·X” 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 정당한 권한 없이 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
12.2. 광고행위
대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [17]상표법 제108조 제1항 제1호는, 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유시한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있으며, 같은 법 제230조는 이 같은 상표권의 침해해위를 한 경우에는 7년 이항의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다. 그리고 같은 법 제2조 제1항 제11호 다목은, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 상표의 사용이라고 정의하고 있다. 결국 이 규정들에 의하면, 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품의 광고에 표시하거나 전시하기만 하면 이는 상표의 사용에 해당하고, 그 같은 상표의 사용은 상표권의 침해행위로 상표법위반죄를 구성한다. 때문에 그 같은 상표를 사용한 광고의 목적이 그 해당 상품의 판매를 위한 것인지 아니면 구매대행만을 위한 것인지는 따질 필요가 없다. 당초 검사는 피고인이 B상표가 표시된 모조상품 242개를 판매하여 상표권을 침해하였다고 기소(약식명령 청구)하였으나, 원심 재판 과정에서 공소장을 변경하여 원심판결의 범죄사실에 기재된 것과 같이 B 상표가 표시된 상품 25개의 광고를 게시하여 상표권을 침해하였다고 기소하기에 이르렀다. 그리고 원심판결도 이를 인정하여 피고인을 상표법위반죄로 처벌하고 있을 뿐이다. 변경된 공소장이나 원심판결에서 '피고인이 해당 상표의 상품 25개를 판매하기 위한 광고 게시물에 해당 상표를 표시 및 전시하였다'고 표현하기는 하였으나, 거기서 '판매하기 위한'이라는 기재 부분은 피고인의 상표법위반죄의 구성요건과는 관계없는 불필요한 기재일 뿐이다. 따라서 피고인이 해당상품들의 구매대행만을 하였을 뿐 해당상품들을 판매한 것은 아니므로 무죄라는 취지의 피고인 주장은 받아들일 수 없다.
대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [18]
진정상품에 대한 광고는 비록 그 광고를 한 사람이 상표권자와의 관계에서 상표권사용에 대한 별도의 계약을 체결한 상태가 아니라고 하더라도 상표권침해에 해당할 여지가 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결, 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 등 참조). 원심판결이 그 판결 이유에서 '상표권 사용에 대한 정당한 권원이 없는 이상 광고대상 상품이 진품인지 여부를 불문하고 상표권침해행위에 해당한다'는 취지로 설명하고 있는 부분은 잘못된 설명이다. 그러나 이 사건에서 피고인이 광고한 25개의 상품들은 진정상품이 아니라 모조상품이었다. 이 같은 사실은 1심에서 적법하게 채택되어 조사된 증거인 모조품 확인서들(증거목록 순번 31번 증거에 포함되어 있는 모조품 확인서 25매)에 의하여 인정된다. 그러므로 피고인이 광고한 25개의 해당 상품들이 진정상품이었다는 취지의 피고인 주장은 받아들일 수 없으며, 해당 상품들은 모조상품이었으므로 그 광고행위를 상표권침해행위로 판단한 원심의 판단은 그 결론에 있어서는 잘못이 없다.
12.3. 고의(故意)
대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [19]모조상품을 광고하여 상표권침해행위를 하였다는 상표법위반죄에 있어서도 해당 상품이 진정상품이 아니라는 점에 대한 고의가 필요한 것은 당연하나, 그 같은 고의는 미필적고의로도 충분하다. 피고인은 중국의 인터넷 쇼핑몰인 C 사이트에서 해당상품을 판매하는 것을 보고 그 해당상품을 자신의 인터넷 사이트를 통해 광고하면서 그 구매대행을 해 주었다. 그리고 그 같은 중국의 인터넷 쇼핑몰에서 흔히 모조상품이 판매되고 있음은 해당 상품들의 거래에 관계하는 사람들 상당수가 알고 있는 사실인데, 피고인은 해당상품이 진정상품인지 여부를 확인하기 위한 별도의 노력을 해 본 사실이 없다[20]. (...) 그리고 피고인은 수사과정에서 자신은 해당 상품들이 진정상품인지 모조상품인지 여부를 몰랐고, 수사받고 있는 당시에도 여전히 이를 모르며, 판매자가 아니라 구매대행업자일 뿐이므로 이를 확인할 의무도 없다고 주장하였다[21]. (...) 또 검사가 당심에 이르러 추가로 제출하여 채택, 조사된 인터넷화면출력물(증거목록 순번 35번 증거)의 기재에 의하면, 피고인은 자신의 인터넷 사이트에서 해당 상품이 정품인지 여부를 묻는 고객의 질의에 대하여, '해외구매대행상품은 진품여부 파악에 어려움이 있습니다'라고 답하여, 해당 상품이 진정상품인지 여부에 대하여는 고객 스스로 판단하라는 취지로 답하기도 하였다. 이 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 피고인에게는 자신이 광고하고 있는 해당 상품들이 모조상품일 수도 있으나 그럼에도 상관없다는 용인의 의사가 있었다고 보아야 한다. 즉 미필적고의는 충분히 인정된다. 따라서 모조상품인지 여부에 대한 고의가 없었다는 피고인의 주장도 받아들일 수 없다.
울산지방법원 2021. 12. 21. 선고 2021고정20, 75, 200, 331, 357(각 병합) 판결 [상표법위반, 저작권법위반]
■ 피고인 및 변호인의 주장에 관한 판단
1. 주장의 요지피고인은「디스크랩(D’Scrap)」이라는 대량등록 프로그램을 이용하여 타오바오 등 중국의 온라인쇼핑몰에 등록된 상품 중 특정검색어를 통해 수집한 대량의 상품정보를 네이버 스마트스토어 등에 자동 등록하는 방법으로, 직접 구매대행 온라인쇼핑몰을 운영하거나 다른 사업자로부터 구매대행을 위탁받아 온라인쇼핑몰을 관리하였는데, 그 과정에서 등록된 수천 개의 상품정보 URL에 일일이 접속하여 상품사진이나 상품명을 확인하지 않았기에 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위에 대한 고의가 없었다.
2. 판단
이 법원이 채택하여 조사한 증거들을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정, 즉 ① 피고인이 공소사실과 같이 판매를 위하여 게시한 제품은 모두 가짜 제품이고 게시글에 첨부한 연예인 모델 사진은 저작권자의 허락 없이 무단 복제한 사진인 점, ② 피고인은 중국의 사업자와 직접 접촉하여 거래하였던 것이 아니라 인터넷을 통해 구매자로부터 요청을 받으면 해당 상품을 중국의 온라인쇼핑몰에서 구입하여 재판매하는 구매대행업 등을 한 것에 불과하고, 중국의 온라인쇼핑몰에서 가품의 판매가 빈번하게 이루어지고 있다는 사실을 알고 있었을 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 공소사실에 포함된 다수 게시글의 공지사항에는 “권리침해 및 지적재산권“이라는 제목 아래 ”해외 협력업체의 이미지와 상품명을 제공받아 사용하고 있습니다. 상표권, 저작권, 초상권 등을 침해한 경우 고객센터로 연락주시면 즉각 시정조치 하겠습니다. 꼭 사전 통보를 부탁드립니다.“라는 안내 문구가 기재되어 있는바, 피고인이 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위 가능성을 인식하고 있었다고 보이는 점, ④ 그럼에도 피고인은 구매대행을 위해 게시한 상품의 진위 여부 등에 대하여 추가로 확인하는 등의 조치를 취하지 않은 점, ⑤ 피고인의 주장과 같이 프로그램을 통해 상품들의 정보가 대량으로 등록되어 그 진위 여부를 일일이 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 하더라도 그러한 사정만으로는 피고인에게 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위에 대한 고의가 없었다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 피고인에게는 적어도 미필적으로나마 상표법 위반 및 저작권법위반의 고의가 있었다고 봄이 타당하다.
12.4. 선사용권
- 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결[22] #2018다253444 전원합의체 판결[23]의 파기환송 판결 #상표권침해금지 등 #다른 쟁점
원고 등록상표[24] 피고 사용상표 피고 등록상표[25] 법원의 판단
(제9류 컴퓨터 소프트웨어,
제42류 컴퓨터 프로그램
개발업 등)
(컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업,
컴퓨터 수리 및 판매업 등에 사용)
(제9류 이미지 및 문서 스캔용
컴퓨터소프트웨어,
제42류 컴퓨터 소프트웨어
설계 및 개발업 등)데이터팩토리
(DATA FACTORY)
↓
식별력 인정
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가) 피고 주장의 요지
D(현재 피고 대표자이다)은 2014. 4. 5.경부터 2015. 5. 30.경까지 H과 동업하여 ‘I(C)’라는 상호와 ‘C’라는 표장을 사용하여 데이터 복구업 등을 하였고, 2014. 3. 28.경 처음으로 인터넷 홈페이지에 C 표장을 표시하여 광고를 하였으며, 2015. 6. 1.부터는 배우자인 J 명의로 위 업체의 영업 및 표장을 인수하여 위 표장을 계속 사용하다가 2015. 12.경 피고를 설립하였다. 그 이후부터 피고가 위 표장에 관한 권리를 양수받아 사용하였다. 이와 같이 원고의 이 사건 등록상표 출원 당시에는 국내 수요자 사이에서 피고 사용표장들은 피고의 서비스를 표시하는 것이라고 인식되었으므로 피고는 선사용권자로서 피고 사용표장들을 계속하여 사용할 권리를 가진다.
나) 인정사실
다) 판단
나) 인정사실
다) 판단
... 위 인정사실이나 사실확인서(을 제25, 37 내지 39호증), 을 제23, 24호증 등 피고 제출의 증거만으로 이를 단정하기에 부족하다. 그 이유는 다음과 같다.
① 이 사건 등록상표의 출원일은 2014. 9. 5.인데, D이 제작한 위 인터넷홈페이지(Q)는 2014년 3월 내지 4월경에 공개된 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 출원일을 기준으로 피고가 사용한 위 표장이 인터넷홈페이지에 공개된 기간은 약 5개월 정도에 불과하다.
② 위 인터넷홈페이지의 2014. 4. 21.자 게시글들에 대한 조회 횟수는 300 내지 400여 건에 불과하므로, 위 인터넷홈페이지에 대한 방문 횟수가 많다고 볼 수 없다.
③ 이 사건 등록상표 출원 당시까지 H 또는 D이 개인사업체로 운영한 C의 매출액, 광고 내역 등의 거래 실정을 알 수 있는 객관적인 자료가 제출되지 않았다.
④ 피고가 제출한 사실확인서(을 제25, 37 내지 39호증)들은 이 사건 소 제기 이후 작성된 것으로 그 내용도 단순히 D의 개인사업체인 C 또는 피고가 복구업체 사이에 알려진 회사라는 것에 불과하고, 그 작성자들은 모두 피고 대표이사 D과 개인적 친분이 있는 자들로 보인다.
⑤ 위 인터넷 홈페이지(Q)에 2014. 3. 28.자 게시글로 ‘C 오시는 길’이라는 제목의 광고글이 게시된 사실 및 위 인터넷 홈페이지에 피고 사용표장들인 “ ”, “ ” 등이 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 갑 제3호증, 갑 제24호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 위 인터넷 홈페이지에는 사업자등록번호가 “R”로, S점의 주소가 “S시 T구 U V 101호”로 각 기재되어 있는데, 이는 피고 설립 이후 2016. 1. 4.경 피고의 지점으로 설치된 S지사의 사업자등록번호(R8) 및 주소인 사실도 인정되므로, 위 인정사실만으로는 위 인터넷 홈페이지에 표시된 “ ”, “ ” 등의 피고 사용표장이 이 사건 등록상표의 출원 이전에 위 홈페이지에 표시되어 있었던 것이라고 단정하기에 부족하다.}}}
② 위 인터넷홈페이지의 2014. 4. 21.자 게시글들에 대한 조회 횟수는 300 내지 400여 건에 불과하므로, 위 인터넷홈페이지에 대한 방문 횟수가 많다고 볼 수 없다.
③ 이 사건 등록상표 출원 당시까지 H 또는 D이 개인사업체로 운영한 C의 매출액, 광고 내역 등의 거래 실정을 알 수 있는 객관적인 자료가 제출되지 않았다.
④ 피고가 제출한 사실확인서(을 제25, 37 내지 39호증)들은 이 사건 소 제기 이후 작성된 것으로 그 내용도 단순히 D의 개인사업체인 C 또는 피고가 복구업체 사이에 알려진 회사라는 것에 불과하고, 그 작성자들은 모두 피고 대표이사 D과 개인적 친분이 있는 자들로 보인다.
⑤ 위 인터넷 홈페이지(Q)에 2014. 3. 28.자 게시글로 ‘C 오시는 길’이라는 제목의 광고글이 게시된 사실 및 위 인터넷 홈페이지에 피고 사용표장들인 “ ”, “ ” 등이 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 갑 제3호증, 갑 제24호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 위 인터넷 홈페이지에는 사업자등록번호가 “R”로, S점의 주소가 “S시 T구 U V 101호”로 각 기재되어 있는데, 이는 피고 설립 이후 2016. 1. 4.경 피고의 지점으로 설치된 S지사의 사업자등록번호(R8) 및 주소인 사실도 인정되므로, 위 인정사실만으로는 위 인터넷 홈페이지에 표시된 “ ”, “ ” 등의 피고 사용표장이 이 사건 등록상표의 출원 이전에 위 홈페이지에 표시되어 있었던 것이라고 단정하기에 부족하다.}}}
13. 사용료 관련 사례
14. 부정경쟁방지법 관련 사례
서울고등법원 2020. 10. 22 선고 2019나2058187 판결 [부정경쟁행위금지청구] 부정경쟁방지법은 유통시장에서 널리 알려진 상표ㆍ상호 등의 영업표지와 혼동이 생길 염려가 있는 행위를 개별ㆍ구체적 사안에 따라 금지하여 공정한 경업질서를 유지하고자 하는 행위규제형 입법인데 비해, 상표법은 상품 및 서비스에 관한 상표의 등록이라고 하는 절차적 수단을 통해 독점적인 사권을 창설함으로써 1차적으로 등록상표권자의 사익을 보호하는 권리부여형 입법이라는 차이가 있으며, 이러한 차이는 양법의 보호대상 및 방법에 관한 차이를 수반한다. 상표법은 "상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함"(상표법 제1조)을 목적으로 하며, 부정경쟁방지법은 "국내에 널리 알려진 타인의 상표ㆍ상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함"(부정경쟁방지법 제1조)을 목적으로 한다고 규정하고 있다. 우리 상표법은 특정 표지가 널리 알려진 것인지 여부를 묻지 않고 등록이라는 절차만 밟으면 독점권을 부여하므로 등록대상이 한정된다. 즉, 보호가치에 대한 실질적 심사의 과정 없이 등록이라는 절차만으로 독점적 보호가 가능한 우리 상표법에서 상표의 등록대상이 되려면 식별력이라는 보호요건을 갖춘 것이어야 한다. 이에 비하여 부정경쟁방지법은 주지된, 즉 널리 알려진 표지와 혼동이 생길 염려가 있는 행위 등을 개별적ㆍ구체적으로 규제하는 것이기 때문에 보호대상보다는 규제대상을 한정하는 것이 문제로 된다. 그리고 이러한 규제를 통해 부정경쟁방지법이 보호하는 보호대상이 되기 위해서는 등록을 필요로 하지 않는다. 상표법에서는 보호되지 않는 표지도 부정경쟁방지법에 따른 보호는 받을 수 있는 것이다(헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌바77 결정, 헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2013헌바73 결정 참조). 해운대암소갈비집 사건 관련 보도자료
[1] 박성호, “지적재산권에 관한 헌법 제22조 제2항의 의미와 내용” 「법학논총」 제24집 제1호, 한양대 법학연구소, 2007. 4., 96면, 103∼104면 각 참조.[2] “등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라도 그 부분을 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다”는 대법원 판례(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결, 소위 ‘A6’ 판례는)는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결에 의해 변경되었다.[3] 주문자가 대상 상표의 적법한 등록상표권자임을 전제로 상표등록취소심판에서 주문자상표 부착방식(OEM 방식)에 의한 상품 생산, 수출의 경우에 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다고 판단한 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000후143 판결이나 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등과는 그 사안을 달리한다.[4] 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 : 원고일부승 → 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 : 원고일부승[5] 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)[6] 2014. 9. 5. 출원 → 2014. 12. 18. 등록[7] 2016. 8. 10. 출원 → 2017. 8. 8. 등록[8] 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다선) 출원 등록 상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(대법원 환송판결 참조).[9] 대상판결의 쟁점은 등록상표에 대한 독점적 권리인 적극적 사용권(적극적 효력)을 제한하는 상표법 제92조와 관련된 것이다. 제92조는 등록상표의 사용이 선출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 선(先)발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우 그 등록상표를 사용할 때 선출원 권리자 또는 선발생 권리자의 동의를 받도록 함으로써 등록상표의 적극적 사용권을 제한하고 있지만, 상표권과 상표권이 저촉되는 경우에 대해서는 규정하고 있지 않다. 그래서 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용행위가 선출원 상표권을 침해하는 것으로 보아야 하는지, 즉 후출원 등록상표의 사용이어서 정당한 행위라는 항변이 인정되는지 여부가 문제되었다. 대상판결 이전의 종래 대법원 판결은 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문에 “후출원 등록상표에 의한 선출원 등록상표의 침해는 후출원 등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그후 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다”고 하여 침해가 부정된다는 입장이었다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결 ; 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 등 각 참조).[10] 상표법 제92조에서 상표권과 상표권이 서로 저촉되는 경우를 상표에 대한 적극적 사용권(적극적 효력)의 제한사유로 규정하지 않은 것은 상표권 간의 저촉문제를 무효심판에 의해 해결할 것을 의도한 것이라고 이해하여야 한다면서 대상판결을 비판하는 의견이 있다(박종태. (2021). 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등 록상표에 대한 침해를 구성하는지 여부. IP & Data법 제1권 제2호. 인하대 법학연구소, 129-132.). 물론 특허법 제98조에서도 특허권과 특허권이 서로 저촉되는 경우를 특허발명에 대한 적극적 실시권(적극적 효력)의 제한사유로 규정하고 있지 않으나, 특허의 경우는 특허법 제98조에서 이용관계를 선출원 특허의 침해로 규정하고 있어 형평의 원칙상 착오로 등록된 저촉관계를 선출원 특허의 침해가 아니라고 볼 수 없고, 일정한 경우 중용권(특허법 제104조) 등으로 보호받을 수 있다는 점을 고려하면 후출원 특허발명의 실시를 선출원 특허의 침해로 보는데 큰 문제가 없다는 것이다. 그러한 점에서 상표권의 저촉문제는 특허권과 같은 다른 지적재산권 간의 저촉문제와는 달리 보아야 한다는 것이다. 결국 이러한 비판적 검토의 근저(根底)에는 창작법과 표지법의 본질적 차이에 주목해야 한다는 관점이 존재하는 것이라고 이해할 수 있을 것이다(박성호. (2022). 2021년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 505, 114-146.).[11] 서울중앙지방법원 2010. 10. 29. 2009가합104071 → 서울고등법원 2011. 11. 30. 선고 2010나115746 판결 : 원고승 → 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결 : 상고기각[12] Pan-West(Pte)Ltd.[13] 1997년 출원하여 1998년 등록 완료[14] 주식회사 카타나골프[15] 이 사건 등록상표의 등록일 이후인 2000. 5. 31. 부터 피고가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사로부터 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 사용해 온 상표들로서, 이 사건 등록상표의 출원․등록일 이전에는 국내에서는 물론 일본에서도 주지성을 취득하기는커녕 사용되지도 않았다.[16] 원고의 후행 등록상표들(![파일:KATANA3.png]()
등)이 피고가 사용해 오고 있는 ‘![파일:KATANA2.png]()
’ 상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 그 등록이 모두 무효로 되기는 하였으나, 그러한 사정을 들어 피고 사용상표들에 앞서 등록된 원고의 이 사건 상표권에 대한 관계에서 피고 사용상표들의 사용이 정당하게 된다거나 원고의 이 사건 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.[17] 대구지방법원 포항지원 2021.7.9. 2020고정109 → 대구지방법원 2022.4.22. 2021노2551[18] 대구지방법원 포항지원 2021.7.9. 2020고정109 → 대구지방법원 2022.4.22. 2021노2551[19] 대구지방법원 포항지원 2021.7.9. 2020고정109 → 대구지방법원 2022.4.22. 2021노2551[20] 피고인은 고소인측으로부터 2019년 7월경에 문제제기가 있자 7월 말에 이르러 광고를 중단하였는데, 그 때까지 구매대행을 위해 광고한 상품들이 진정상품인지 여부를 확인하였다는 자료는 없다. 이 사건 공소 제기 이후 1심 재판 과정 중에 비로소 피고인이 중국 판매업자에게 진정상품 여부를 확인하고 있을 뿐이다[21] 사법경찰관 작성의 피고인에 대한 제1회, 제2회 각 피의자신문조서의 기재[22] (소송경과) 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 : 원고일부승 → 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 : 원고일부승[23] 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)[24] 2014. 9. 5. 출원 → 2014. 12. 18. 등록[25] 2016. 8. 10. 출원 → 2017. 8. 8. 등록