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1. 상표적 사용의 개념
상표법 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위
상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용될 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품을 식별하거나 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결).
판례는 "타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다[1]"라고 하여 상표권 침해를 구성하기 위해 당해 표장을 상표로서, 즉 출처표시를 위해 사용할 것을 요구한다.[2] 이는 상표법상 상표의 보호가 상표의 출처표시기능을 방해하는 행위로부터 보호하는 것이기 때문이다.
반대로 출처표시기능을 수행하지 않아 혼동가능성이 없는 표장의 사용은 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없게 된다.
결국 핵심은 당해 표장이 출처표시기능을 수행하는지, 그로 인해 출처의 혼동가능성이 인정되는지 여부라고 할 것이다.
- 상표적 사용에서 '상품'의 의미
- 상표법상 ‘상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시· 수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 ‘상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 등).
- '업무용소비자'가 '당해상품가공방식 신상품생산'과 동시에 그 신상품에 '당해상표의 무단표시'를 하는 경우 → 상표적 사용에 해당
- 타인의 등록상표(이하 ‘당해상표’라 하고, 당해상표의 상표권자를 ‘당해상표권자’라 한다)가 표시된 상품(이하 ‘당해상품’이라 한다)을 구매하여 최종적으로 사용하는 자(이하 ‘소비자’라 한다)를 두 부류로 나누면, 당해상품을 신상품의 생산에 필요한 원자재, 중간재 또는 자본재로 사용하여 제조업을 하거나 당해상품을 수입, 수출, 판매, 전시, 대여 등에 사용하여 서비스업을 하는 자(이하 통틀어 ‘업무용소비자’라 한다)와 당해상품을 제조업이나 서비스업에 사용하는 것이 아니라 개인적인 욕망을 충족하기 위하여 사용하는 자(이하 ‘비업무용소비자’라 한다)로 나눌 수 있다.
그런데 당해상품의 업무용소비자가 당해상품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 신상품을 생산하고(이하 ‘당해상품가공방식 신상품생산’이라 한다) 그와 동시에 당해상표권 자의 허락 없이 당해상표를 그 신상품에 표시하는(이하 ‘당해상표의 무단표시’라 한다) 경우, 특별한 사정이 없는 한 직접 그렇게 하는지 아니면 타인에게 주문하여 그렇게 하는지 불문하고 그 신상품은 자신의 ‘업무에 관련된’ 상품이므로 그 무단표시는 당해 상표를 상표로 사용하는 것에 해당한다.
반면 당해상품의 비업무용소비자가 타인에게 주문하지 않고 직접 당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시 행위를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 신상품은 자신의 ‘업무에 관련된 상품’이 아니므로 그 무단표시는 당해상표를 상표로서 사용하는 것이라고 보기 어렵다.
상품의 가공을 업무로 하는 자(이하 ‘가공업자’라 한다)가 타인으로부터 주문을 받아 당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시 행위를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 신상품은 자신이 하는 ‘업무에 관련된 상품’이고 그 무단표시는 ‘업무와 관련한’ 상표의 사용에 해당하므로, 위와 같은 행위에는 상표법이 적용된다(특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결).
- 상표가 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있는지와 관련하여서는 거래의 직접 당사자의 인식 뿐만 아니라 제3자의 인식까지 모두 포함한 일반 수요자의 관점에서 판단하여야 하는지 여부(적극)
- 상표가 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있는지와 관련하여서는 상표가 표시된 상품을 상표 사용자로부터 직접 구매하는 자와 같은 거래의 직접 당사자의 인식뿐만 아니라 그 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자의 인식까지 모두 포함한 일반 수요자의 관점에서 판단하여야 한다. 만일 상표가 표시된 상품을 상표 사용자로부터 직접 구매하는 자와 같은 거래의 직접 당사자의 인식만을 기준으로 상표로서의 사용 여부를 판단한다면, 고가의 유명상표를 저가의 위조품에 그대로 부착하여 판매하는 행위에 대해서도 상표의 상표적 사용이 아니라고 판단해야 하는 불합리가 발생하기 때문이다(상표가 표시된 상품을 상표 사용자로부터 직접 구매하는 자와 같은 거래의 직접 당사자의 인식만을 기준으로 구매자가 출처를 오인·혼동 가능성이 없는 경우에는 상표로서의 사용이 아니라고 보는 해석론은, 구체적 거래실정상 유명 브랜드 제품의 정품으로 오인할 가능성이 전혀 없는 저가의 위조품 판매 행위를 상표법위반죄로 처벌하고 있는 실무례에도 부합하지 않는다).
따라서 상품의 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상표 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상표를 상품에 표시하거나 상표가 표시된 상품을 판매하는 등의 행위는 상표를 출처표시를 위해 상표적으로 사용하는 행위라고 볼 수 있다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2003도3277 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결 참조).
- 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 규정 중 '인도'의 개념
- 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 규정에 의하면, 상품에 상표를 표시한 것을 ‘인도’하는 행위는 상표의 사용에 해당한다. ‘인도’는 물건에 대한 점유를 이전하는 것으로 반드시 소유권의 이전을 전제로 하는 것이 아니다. 설령 인도의 상대방이 실제로 상품의 출처를 혼동하지 않은 경우라고 하더라도, 그러한 사정만으로 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 인도 행위가 아니라고 볼 수 없다(특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결).
- 표현의 자유와 상표적 사용의 관계
- 물건에 상표를 부착하는 행위 또는 상표가 부착된 물건을 변형·가공하는 행위가 외견상 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 상표의 표시처럼 보인다고 하더라도, 그와 같은 상표의 부착 또는 상표가 부착된 물건의 변형·가공이 순수한 예술적 표현에 해당된다면 그것은 업으로 사용한 것이 아니라는 측면 또는 제품의 출처를 표시하는 것이 아니라는 측면에서 상표적 사용이 아니라고 보아야 한다(특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결).
2. 주요 사례
- 판단기준 일반
- 등록상표와 대비되는 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계[]상품마다 출처를 표시하는 전형적인 방법이 있는 경우가 있다. 이러한 경우에는 특히 당해 표장이 사용된 태양이 그러한 전형적 방법에 해당하는지 여부가 중요한 고려요소가 될 수 있다. 가령 구두나 신발의 경우에 제조회사는 소비자의 눈에 쉽게 띄는 발등 부분(대법원 2000후68 판결, 대법원 2007후2834 판결 등), 신발 옆 부분 등에 표장을 부착하는 경향이 있다. 따라서 등록상표와 유사한 표장을 신발의 표면에 부착한 경우에는 상표로서 사용된 것으로 볼 가능성이 클 것이다. 반면 외관에 장식을 위해 문자나 도형을 표시하는 것이 일반적인 상품들도 있다. 예컨대 장롱의 문 손잡이 모양(대법원 2002도4998 판결), 침대의 머리판 장식에 새겨진 문양(대법원 2003후2027 판결), 도자기에 새겨진 문자(대법원 2004후1458 판결), 그릇의 표면에 새겨진 그림(대법원 2005후810 판결) 등은 흔히 장식 기능을 수행한다. 수요자가 그것을 보고 상품의 출처를 표시하는 것으로 여길 가능성은 낮다. 이처럼 상품에 표시된 표장이 출처표시기능을 수행하는지를 판단할 때에는 상품과의 관계를 고려하여야 한다.], 당해 표장의 사용 태양(표시된 위치, 크기 등)[4], 등록상표의 주지저명성[5], 사용자의 의도와 사용경위[6] 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.[7](대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결)
- 상표법 제66조 제1항 제1호 소정의 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 도메인이름의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결).
2.1. 상표적 사용 긍정 사례
- 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결 : 원고승(피항소인승)[8]
원고 등록상표[9] 피고[10] 각 리폼 제품 법원의 판단 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방을 만든 사례[11] : [소진] 상표권 소진되지 않음[12]
[상품] 각 리폼 후 제품의 상품성 인정[13]
[사용] 상표적 사용에 해당[14][15][16]
[침해] 상표권 침해 인정[17]이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 지갑을 만든 사례[18] : 제18류의 핸드백, 비귀금속제 지갑 등
제25류의 지갑, 핸드백 등핸드백, 지갑 등 [상품] 동일 · 유사
피고는 2017년부터 2021년까지 고객에게 받은 루이비통 가방의 원단을 재사용해 다른 크기와 모양의 가방과 지갑 등을 제작했다. 피고는 고객으로부터 제품 1개 당 10~70만원에 해당하는 수선비를 받았다. 이에 원고 루이비통은 지난해 2월 A씨가 자사의 상표를 부착한 제품을 생산하면서 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하고 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 위반했다며 손해배상 청구 소송을 제기했다. 피고는 가방 소유자가 원하는 형태와 용도에 맞게 리폼했을 뿐 제3자에게 판매할 목적이 없었으며, 동일 형태의 물품을 반복적으로 생산하지 않은 리폼 제품은 상표법에서 말하는 '상품'에 해당하지 않는다며 원고 측 주장을 반박했다. 또한 리폼 제품이 제3자에게 유통되지 않아서 루이비통 상표의 명성이 손상되지 않았다고 주장했으나, 1심과 2심 법원 모두 '리폼 제품도 상표권 침해에 해당한다'는 취지로 원고 루이비통의 원고의 손을 들어줬다. (2심 판결 확정 미확인)
루이비통 리폼업자 '1500만원' 배상…"상표권 침해" 명품 리폼 VS 상표권 침해, 루이비통 리폼 사건의 교훈 명품 가방의 ‘리폼’과 상표권 침해 논란 고객이 맡긴 명품백 리폼한 리폼업자…특허법원 "상표권 침해"
- 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 #등록취소(상) #거래서류
등록상표 실사용상표 법원의 판단 컨투어코일((Countour Coil) [상표적 사용] 인정[19] 제20류의 침대 및 매트리스 등 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명세서)에
표시 후 거래상대방에게 교부
여기서 드는 의문은 기존 대법원 판례는 ‘광고’와 관련해서는 전시하거나 ‘널리 알리는(반포)’ 행위에 해당하는지를 엄격하게 해석하였다는 점이다. 가령, 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결은 “상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입·반포되었다면 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 하더라도 그 간행물이 국내에 반포되었다고 하려면 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이고, 미국문화원과 같은 특수한 곳에 비치되거나 소장되어 희망자에게 열람 또는 복사를 허용한 것만으로는 국내에 반포되었다고 보기 어렵다”고 판시한 바 있다. 그럼에도 대상판결은 ‘거래서류’에 대해서는 이를 교부받은 거래상대방이 ‘공중의 일원’이라는 점을 내세워 전시나 널리 알리는 행위에 해당한다고 느슨하게 해석하고 있다(박성호. (2024). 2023년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 521, 86-116.).
- 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결[20][21][22] #상표법위반 #업무상배임 #사은품 #판촉용품 # #
피고인 사용상표 법원의 판단 [사용] 상표적 사용 해당 수건
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나. 원심판결 이유와 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.
1) 피고인 2는 2014. 4. 10.경 스피도홀딩스 비브이가 상표권자인 이 사건 상표를 임의로 표시한 이 사건 수건 1,000개를 1개당 8,500원 상당에 주문·제작하였다.
2) 위 수건은 일반 거래시장에서 독립적으로 유통되는 수건 제품과 외관이나 품질 등이 유사하다.
3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 ‘○○○ 수영복’의 운영자 공소 외인에게 1개당 45,000원 상당에 판매하였고, 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였다. 공소외인은 피고인 2로부터 구매한 위 수건을 다수의 소비자들에게 판매하였다.
4) 피고인 1은 2016. 11.경 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것이라는 점을 알면서도 그 중 290개 상당을 거래처인 ‘△△△△△’에 제공하였다.
다. 위와 같은 이 사건 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니다. 따라서 위 수건에 이 사건 상표를 표시하거나 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.2) 위 수건은 일반 거래시장에서 독립적으로 유통되는 수건 제품과 외관이나 품질 등이 유사하다.
3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 ‘○○○ 수영복’의 운영자 공소 외인에게 1개당 45,000원 상당에 판매하였고, 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였다. 공소외인은 피고인 2로부터 구매한 위 수건을 다수의 소비자들에게 판매하였다.
4) 피고인 1은 2016. 11.경 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것이라는 점을 알면서도 그 중 290개 상당을 거래처인 ‘△△△△△’에 제공하였다.
라. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유로, 피고인 2가 ‘○○○ 수영복’에 판매한 수건 200개는 독립된 상거래의 목적물이 되는 상품에 해당한다고 판단하여 이 부분 상표법위반죄를 유죄로 인정하면서도, 피고인 2가 다른 거래처에 제공한 수건 100개 및 피고인 1이 ‘△△△△△’에 제공한 수건 290개는 판촉물에 불과할 뿐 상표법상 상품이 아니라고 보아 이 부분을 무죄로 판단하였다. 이와 같은 원심의 판단에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.
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- 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 #등록취소(상) #마일리지 차감방식
| 원고 등록상표 | 실사용상표 | 법원의 판단 |
| | | [사용] 상표적 사용 해당[23] |
| 제3류의 향수 등 | 향수 |
- 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결[24] #권리범위확인(상)
원고 등록상표 피고 확인대상표장 법원의 판단 VSP 엔티씨 [사용] 상표적 사용 해당[25] 제9류의 전압안정장치 등 인터넷 검색결과 화면에 스폰서링크로 표시
- 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017나1407 판결[26] #상표권 침해금지 등 청구의 소 #도메인(domain)
원고 등록서비스표 피고 사용 '도메인 이름' 법원의 판단 koreatimestoday.com [사용] 상표적 사용 해당 제41류의 신문발행업 등 인터넷뉴스 속보사업 등
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1) 서비스표로서의 사용 여부
다. 침해금지명령의 범위(1) 피고 사용표장의 서비스표로서의 사용 여부
4) 소결론...
(2) 이 사건 도메인 이름의 서비스표로서 사용 여부피고 회사가 이 사건 도메인이름으로 연결되는 웹사이트에서 뉴스를 제공하고 있고, 여기에서 피고 사용표장을 사용하고 있는바, 도메인이름 ‘koreatimestoday.com’에서 뒤의 '.com'을 제외한 나머지 'koreatimestoday'는 피고 사용표장 ![파일:코리아타임즈투데이.png]()
중 영어표기 부분을 그대로 기재하여 호칭, 관념이 동일한 점, 인터넷 사용자가 위 도메인 이름을 웹브라우저의 주소창에 입력하면 피고 사용표장이 사용되고 곧바로 피고 회사의 웹싸이트로 연결되는 점, 위 웹싸이트에서 제공하는 기사를 클릭하면 위 도메인 이름은 주소창에 그대로 있는 상태에서 뒤에 각 기사의 세부주소가 붙는 점 등을 종합하여 보면, 거래통념에 비추어 위 도메인 이름은 피고 회사의 서비스의 출처를 표시하고 타인의 업무에 관계된 서비스를 구별하기 위한 식별표지로 기능하고 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고 회사는 위 도메인 이름을 서비스표로서 사용하였다고 할 것이다.
...그러므로, 피고들의 위와 같은 행위는 이 사건 각 서비스표권에 대한 침해행위에 해당한다고 할 것이다(따라서 피고 사용표장이 ‘Korea Times Today’ 또는 ‘코리아 타임즈 투데이’여서 이 사건 각 서비스표와 동일하지 않기 때문에 서비스표권 침해행위에 해당하지 않는다는 취지의 피고들 주장은 모두 받아들일 수 없다).
1) 표장 및 도메인 이름 사용금지 등
}}}서비스표권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(구 상표법 제65조 제1항), 위 청구를 하는 경우 필요한 조치를 청구할 수 있다(같은 조 제2항).
그러므로, 원고가 구하는 바에 따라, 피고 회사는 ... 이 사건 도메인이름 중 이 사건 각 서비스표의 표장과 동일·유사한 별지2 목록 기재 각 문자 부분[27]을 피고 회사의 도메인 이름으로 사용하여서는 ... 아니 될 의무가 있다.
2) 도메인 이름 말소그러므로, 원고가 구하는 바에 따라, 피고 회사는 ... 이 사건 도메인이름 중 이 사건 각 서비스표의 표장과 동일·유사한 별지2 목록 기재 각 문자 부분[27]을 피고 회사의 도메인 이름으로 사용하여서는 ... 아니 될 의무가 있다.
한편, 구 상표법 제65조 제2항의 ‘침해의 예방에 필요한 조치’로서 도메인이름의 사용금지 및 말소등록 등이 허용되므로(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등 참조), 원고가 구하는 바에 따라, 피고 A은 원고에게 이 사건 도메인 이름에 대한 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.
2.2. 상표적 사용 부정 사례
- 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 #상표등록취소
등록상표 실사용상표 법원의 판단
(제16류 월간잡지 등)WINK
(월간잡지의 부록에 사용)상표적 사용 부정
본래의 상품(월간잡지)을 선전광고하기 위해 배포된 '판촉물(부록)'은 입수하는 자가 한정되어 있어 장래에 시장에서 유통될 가능성이 인정되지 않기 때문에, ‘교환가치’와 독립한 ‘상거래의 목적물’의 기준을 충족하지 못하여 상표법상 상품에 해당하지 않는다고 판단하였다[28].
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그러나 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 할 것이다.
기록에 의하여 살펴보면, 피심판청구인은 종전부터 자신이 발행하여 오던, 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 "ROADSHOW, 로드쇼"라는 월간잡지(을 제2, 4호증)의 독자들에게 보답하고 그 구매욕을 촉진시키기 위하여 사은품으로 1993. 12. 10.경 외국의 유명한 영화배우들의 사진을 모아 이 사건 등록상표인 "WINK"라는 제호의 책자(을 제3, 6호증)를 발행하여 독자들에게 제공하였음을 알 수 있으므로, 위 "WINK"라는 제호의 책자는 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없어 '광고매체가 되는 물품'에 해당된다고 할 것이고, 따라서 위 책자에 이 사건 등록상표가 제호로 사용된 것은 이 사건 등록상표의 사용이라고 할 수 없다고 보아야 할 것인데도 불구하고, 원심이 그 판시와 같이 위 책자에 이 사건 등록상표가 표시된 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 한 것은 상표법상의 상품의 개념을 오해한 나머지 상표의 사용에 관한 법리를 위배함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.}}}
- 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1414 판결 #등록취소(상) #도메인(domain)
등록상표 실사용상표 법원의 판단
(제9류 농도계 등)jeda.co.kr
(도메인이름에 사용)도메인이름의 상표적 사용 부정
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
(1) 이 사건 도메인이름에 의하여 연결되는 이 사건 사이트의 홈페이지[29]에는 그 좌상단에 “![파일:www.sechang.com.png]()
” 표장이 표시되어 있을 뿐이고, 위 도메인이름이 위 사이트의 홈페이지나 하부 페이지에 따로 표시된 바 없다.
(2) 원고는 이 사건 도메인이름 외에도 위 표장의 문자부분과 동일한 ‘www.SECHANG.com’이라는 도메인이름도 사용하는데, 이 도메인이름에 의해서도 이 사건 사이트에 연결된다.
(3) 위 표장의 문자부분 중 ‘SECHANG’은 원고의 상호 중 세창(世昌) 부분의 알파벳 음역에 해당한다. 또한, 이 사건 사이트의 회사소개 부분에는 위 표장과 유사한 ‘![파일:saechang Instrument.png]()
’ 표장이 원고의 심볼마크이자 시그니처라고 소개되어 있다.}}}
(2) 원고는 이 사건 도메인이름 외에도 위 표장의 문자부분과 동일한 ‘www.SECHANG.com’이라는 도메인이름도 사용하는데, 이 도메인이름에 의해서도 이 사건 사이트에 연결된다.
(3) 위 표장의 문자부분 중 ‘SECHANG’은 원고의 상호 중 세창(世昌) 부분의 알파벳 음역에 해당한다. 또한, 이 사건 사이트의 회사소개 부분에는 위 표장과 유사한 ‘
- 특허법원 2020. 8. 28. 선고 2020허1410 판결[30] #권리범위확인(상) #
원고 등록상표 피고 확인대상표장 법원의 판단
(제21류 냄비 등)
(냄비에 사용)확인대상표장의 상표적 사용 부정
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
1) 피고 제품의 상품명 부분에 표시된 ‘항공냄비’ 부분은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 보통의 서체로 표시되었다.
2) 피고 제품의 상품명 부분에는 ‘항공냄비’ 표시 이외에 ‘[퀸센스]’, ‘퀸센스 쇼코’ 등 표장이 자타상품의 식별을 위한 표지로서 표시되어 있고, 그 중 [퀸센스] 부분은 대괄호 안에 표시하여 강조되어 보인다. 게다가 피고 제품의 판매 페이지 1면에는 ‘주식회사 B’이라는 피고 회사의 상호명이 표시되어 있고, 좌측에는 제품 사진과 함께 ‘![파일:퀸센스상표.png]()
’ 상표가 표시되어 있다. 위 판매페이지 5면 상품 설명 부분에는 ‘![파일:퀸센스상표2.png]()
’, ‘㈜B은 퀸센스 공식셀러로 퀸센스 공식 브랜드만을 판매합니다’는 기재가 있어 위 판매페이지를 보는 일반 수요자 및 거래자들은 ‘![파일:퀸센스상표.png]()
’, ‘퀸센스’ 부분이 피고가 판매하는 냄비제품의 출처표시임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보인다.
3) 피고 제품의 상품명 부분에는 ‘[퀸센스] 퀸센스 쇼코 항공냄비 편수 20㎝ 라면냄비 가벼운냄비’라 기재되어 있다. 앞서 살핀 바와 같이 ‘퀸센스’ 부분은 피고가 판매하는 냄비제품의 출처표시에 해당하고 반면 '편수 20cm, 라면냄비, 가벼운냄비' 부분은 위 냄비의 성질을 묘사하는 부분으로 보여 '항공냄비' 부분 역시 피고의 냄비제품을 설명하는 부분으로 보인다.
4) 위 판매페이지 하단의 상품 설명 부분(7면)에는 ‘퀸센스 쇼코냄비는 항공냄비입니다. 가볍고, 강하고, 깨끗하다’는 기재가 있고, 9면에는 ‘항공냄비란? 비행기 날개를 만들 때 쓰는 공법과 동일한 공법의 항공냄비로 내마모성 경도 열전도율이 훨씬 좋고 매우 강하며 조리시 변형, 변색되지 않는 환경호르몬 없는 위생적인 냄비. 충격에 강한 소재’라는 기재가 있다. 이에 비추어보면 위 판매페이지에서 확인대상표장(![파일:확인대상표장 항공냄비.png]()
)은 ‘가볍고 강한 냄비’라는 피고 제품의 특징을 설명하기 위하여 사용된 것으로 보이고, 일반 수요자들이나 거래자들도 확인대상표장을 피고 제품이 가볍고 튼튼한 상품임을 강조하는 표현으로 인식할 뿐 상품의 식별표지로 인식하지는 않을 것으로 보인다.
5) 위와 같은 사정들에다가 이 사건 등록상표가 주지저명하다거나 적어도 일반 수요자나 거래자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려졌음을 인정할 증거자료도 없는 점을 보태어 보면, 일반 수요자나 거래자들 역시 피고 제품의 판매페이지에서 사용된 ‘항공냄비’라는 단어를 피고 상품의 출처표시로 인식하지는 아니할 것으로 보인다.
... 결국 확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없으므로, 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.}}}2) 피고 제품의 상품명 부분에는 ‘항공냄비’ 표시 이외에 ‘[퀸센스]’, ‘퀸센스 쇼코’ 등 표장이 자타상품의 식별을 위한 표지로서 표시되어 있고, 그 중 [퀸센스] 부분은 대괄호 안에 표시하여 강조되어 보인다. 게다가 피고 제품의 판매 페이지 1면에는 ‘주식회사 B’이라는 피고 회사의 상호명이 표시되어 있고, 좌측에는 제품 사진과 함께 ‘
3) 피고 제품의 상품명 부분에는 ‘[퀸센스] 퀸센스 쇼코 항공냄비 편수 20㎝ 라면냄비 가벼운냄비’라 기재되어 있다. 앞서 살핀 바와 같이 ‘퀸센스’ 부분은 피고가 판매하는 냄비제품의 출처표시에 해당하고 반면 '편수 20cm, 라면냄비, 가벼운냄비' 부분은 위 냄비의 성질을 묘사하는 부분으로 보여 '항공냄비' 부분 역시 피고의 냄비제품을 설명하는 부분으로 보인다.
4) 위 판매페이지 하단의 상품 설명 부분(7면)에는 ‘퀸센스 쇼코냄비는 항공냄비입니다. 가볍고, 강하고, 깨끗하다’는 기재가 있고, 9면에는 ‘항공냄비란? 비행기 날개를 만들 때 쓰는 공법과 동일한 공법의 항공냄비로 내마모성 경도 열전도율이 훨씬 좋고 매우 강하며 조리시 변형, 변색되지 않는 환경호르몬 없는 위생적인 냄비. 충격에 강한 소재’라는 기재가 있다. 이에 비추어보면 위 판매페이지에서 확인대상표장(
5) 위와 같은 사정들에다가 이 사건 등록상표가 주지저명하다거나 적어도 일반 수요자나 거래자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려졌음을 인정할 증거자료도 없는 점을 보태어 보면, 일반 수요자나 거래자들 역시 피고 제품의 판매페이지에서 사용된 ‘항공냄비’라는 단어를 피고 상품의 출처표시로 인식하지는 아니할 것으로 보인다.
- 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결 #권리범위확인(상)
원고 등록상표 피고 확인대상표장 법원의 판단
(제30류 핫도그 등)
(핫도그에 사용)확인대상표장의 상표적 사용 부정
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
가) 핫도그 제품과 관련하여 핫도그의 재료·성질을 나타내는 접두어와 핫도그 그 자체를 의미하는 덕/독/도그의 결합이 거래사회에서 흔히 사용되고 있으므로, 확인대상표장 ‘빅도그’는 일반 수요자들이 ‘Big’과 'Dog’라는 비교적 쉬운 영어단어로 조합된 ‘Big Dog’의 한글 음역이라는 점을 쉽게 인식할 수 있어 보인다. 이중 ‘Big’ 부분은 이 사건 등록상표 및 확인대상표장의 지정상품 또는 사용상품인 ‘핫도그’ 등의 음식과 관련하여 사용될 경우 ‘크기가 크다’라는 의미로 인식될 것으로 보이며, ‘Dog’ 부분은 위 ‘핫도그’와 관련하여서는 그 제품인 ‘핫도그’를 의미하는 것이어서, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘크기가 큰 핫도그’로 직감한다고 보는 것이 자연스럽다.
나) 앞서 인정한 핫도그와 관련된 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, ‘빅도그’ 는 수요자들과 동종 업자들 사이에서 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 통용되어 왔던 것으로 보인다.
다) 위와 같이 ‘빅도그’ 명칭은 비교적 크기가 큰 핫도그에 사용되고 있을 뿐 아니라, 피고의 경우 이를 따로 사용함이 없이 항상 원재료를 나타내는 ‘감베(감자+베이컨)’, ‘옥베(옥수수+베이컨)’와 함께 사용하여 확인대상표장은 수요자들에게 ‘크기가 큰 핫도그’와 같이 직감될 것으로 보인다.
라) 피고가 사용한 실사용표장들은 간판이나 출입문 유리창 등에 사용된 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’에 비하여 메뉴판에 상대적으로 크기가 작게 표기되어 있고, 그것도 8개의 핫도그 제품 중 일부인 2개 제품에만 원재료 약칭과 함께 표기하고 있을 뿐이어서 수요자가 위 표시를 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’의 서브 브랜드(sub brand)나 피고 제품에 관한 별도의 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않는다.}}}
나) 앞서 인정한 핫도그와 관련된 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, ‘빅도그’ 는 수요자들과 동종 업자들 사이에서 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 통용되어 왔던 것으로 보인다.
다) 위와 같이 ‘빅도그’ 명칭은 비교적 크기가 큰 핫도그에 사용되고 있을 뿐 아니라, 피고의 경우 이를 따로 사용함이 없이 항상 원재료를 나타내는 ‘감베(감자+베이컨)’, ‘옥베(옥수수+베이컨)’와 함께 사용하여 확인대상표장은 수요자들에게 ‘크기가 큰 핫도그’와 같이 직감될 것으로 보인다.
라) 피고가 사용한 실사용표장들은 간판이나 출입문 유리창 등에 사용된 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’에 비하여 메뉴판에 상대적으로 크기가 작게 표기되어 있고, 그것도 8개의 핫도그 제품 중 일부인 2개 제품에만 원재료 약칭과 함께 표기하고 있을 뿐이어서 수요자가 위 표시를 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’의 서브 브랜드(sub brand)나 피고 제품에 관한 별도의 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않는다.}}}
- 특허법원 2019. 4. 19. 선고 2017허7388 판결[32] #등록취소(상) #거래서류 #설명적 표시
등록상표 실사용상표 법원의 판단 "RUBYCELL" 등 [상표적 사용]
1) 통상사용권 설정계약서, 시험결과보고서 : 부정[33]
2) 카탈로그 : 부정[34]제21류의 화장용 퍼프 등 1) 통상사용권 설정계약서, 시험결과보고서; 및
2) 카탈로그에 사용
- 특허법원 2017. 8. 11. 선고 2016허7558 판결 #등록취소(상) #거래서류
등록상표 실사용상표 법원의 판단 [상표적 사용] 부정[35] 제9류의 레이더기계기구(Radar) 등 레이더기계기구와 관련한 입찰제안서에 표시
- 특허법원 2013. 4. 5. 선고 2012허10976 판결 #권리범위확인(상)
등록상표 확인대상표장 법원의 판단
(제43류 삼겹살전문 식당체인업 등)구이가벌집
(메뉴 이름으로 사용)확인대상표장의 상표적 사용 부정
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
(1) 피고는 2006년경부터 ‘구이가’라는 명칭으로 삼겹살전문 식당체인업을 영위해 오고 있는데, 피고가 운영하는 인터넷 홈페이지(www.92ga.co.kr)의 메인 화면 좌측 상단에는 ‘![파일:구이가로고.png]()
’와 같이 피고의 식당체인업 명칭이 표시되어 있고, 그 아래로 ‘구이가만의 특별한 메뉴’란에 ‘![파일:벌집삼겹살메뉴.png]()
‘와 같이 ‘벌집삼겹살’이라는 문구와 함께 무수한 칼집을 내어 벌집 모양으로 된 삼겹살이 그릇 위에 놓인 상태의 사진이 게시되어 있었다(현재는 ‘구이가벌집’이라는 문구로 변경된 상태이다).
(2) 위 인터넷 홈페이지의 ‘메뉴소개’ 화면의 좌측 상단에도 ‘![파일:구이가로고(2).png]()
’와 같이 피고의 식당체인업 명칭이 표시되어 있고, 그 아래에 주메뉴의 하나로서 구이가벌집이 소개되어 있는데, 위 구이가벌집이 소개되어 있는 부분은 '구이가벌집‘이라는 문구 하단에 ‘![파일:정통삼겹살전문점구이가.png]()
’가 함께 표시되어 있고, 그 우측에 ‘![파일:삼겹살이미지.png]()
’과 같이 무수한 칼집을 내어 벌집 모양으로 된 삼겹살이 그릇 위에 놓인 상태의 사진이 게시되어 있으며, 전체적으로 '![파일:메뉴판이미지.png]()
와 같이 여러 가지 다른 메뉴와 함께 배치되어 있다.
(3) 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에서 ‘구이가’를 검색하면, 위 인터넷 홈페이지 외에도 피고가 운영하는 ‘구이가 블로그’(blog.naver.com/always8212) 등의 사이트가 검색되는데, 위 ‘구이가 블로그’에 대한 소개 부분에는 ‘정통삼겹살 전문점, 구이가벌집, 불삼겹살, 갈매기살, 소갈비살, 소불고기 등 메뉴 및 창업, 전국매장 안내’와 같이 ‘구이가벌집’이 불삼겹살 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있다.
(4) 피고의 가맹점 내 벽면에 부착된 메뉴판에는 ‘구이가벌집’이 구이가불삼겹 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있고, 피고의 안내 책자에도 '![파일:메뉴판이미지2.png]()
'와 같이 ‘구이가벌집’이 구이가불삼겹 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있다.
다. 구체적 판단(2) 위 인터넷 홈페이지의 ‘메뉴소개’ 화면의 좌측 상단에도 ‘
(3) 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에서 ‘구이가’를 검색하면, 위 인터넷 홈페이지 외에도 피고가 운영하는 ‘구이가 블로그’(blog.naver.com/always8212) 등의 사이트가 검색되는데, 위 ‘구이가 블로그’에 대한 소개 부분에는 ‘정통삼겹살 전문점, 구이가벌집, 불삼겹살, 갈매기살, 소갈비살, 소불고기 등 메뉴 및 창업, 전국매장 안내’와 같이 ‘구이가벌집’이 불삼겹살 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있다.
(4) 피고의 가맹점 내 벽면에 부착된 메뉴판에는 ‘구이가벌집’이 구이가불삼겹 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있고, 피고의 안내 책자에도 '
위 인정사실을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① ‘구이가벌집’이 피고가 운영하는 인터넷 홈페이지에서 사용된 위치, 형태, 크기 등에 비추어 볼 때 ‘구이가벌집’은 피고가 제공하는 메뉴의 하나로 소개된 것이고, 위 인터넷 홈페이지의 메인 화면 및 ‘메뉴소개’ 화면에는 각각 ‘![파일:구이가로고.png]()
’, ‘![파일:구이가로고(2).png]()
’, ‘![파일:정통삼겹살전문점구이가.png]()
’와 같이 ’구이가’를 요부로 하는 별도의 표지가 존재하여 피고가 제공하는 삼겹살전문 식당체인업 등 서비스의 출처표시기능을 하고 있는 점, ② 원고는 피고가 ‘벌집’을 키워드 광고에 사용하고 있다는 취지로 주장하나, 이를 인정할 만한 증거가 없는 점(갑 제7호증은 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에서 ‘구이가’를 검색한 결과에 관한 것으로서 이에 의하더라도 ‘구이가벌집’이 불삼겹살 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있음을 알 수 있을 뿐이다), ③ 피고의 가맹점 내 벽면에 부착된 메뉴판이나 피고의 안내 책자에도 ‘구이가벌집’이 피고가 제공하는 메뉴의 하나로서 표시되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 단순히 피고가 제공하는 메뉴를 설명하기 위해 사용된 것일 뿐, 서비스의 식별표지로서 사용된 것이라고 보기 어려우므로, 확인대상표장이 서비스표로 사용되고 있다고 할 수 없다.}}}
- 서울지법 1995. 10. 24.자 95카합3529 결정[36] #상표사용등가처분
피신청인 사용상표 사용상품 '''법원의 판단 cass 티셔츠 등
(본래상품인 '맥주'의 판촉물)피신청인 사용상표의 상표적 사용 부정
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
위 인정사실에 의하면, 피신청인이 배포한 위 티셔츠등은 피신청인이 그의 상품인 카스맥주의 선전광고 또는 판매촉진의 목적으로 피신청인의 상품을 취급하는 자 또는 그에 관련되는 자에 한정하여 무상으로 배포한 것이라고 할 것이므로, 위 티셔츠등은 그 자체가 독립된 상거래의 목적물인 상품이 아니라 피신청인의 상품인 카스맥주의 단순한 광고매체에 지나지 아니한다고 보아야 할 것이다.
따라서 피신청인이 위와 같은 경위로 'cass' 상표가 부착된 티셔츠등을 배포한 행위는 신청인의 상표의 사용에 해당하지 아니하여 이는 신청인의 상표를 침해하는 것이라고 할 수 없다.}}}
3. 상표적 사용과 디자인적 사용
상품에 표시되어 있는 표장은 상품의 출처를 나타내기 위해 표시하는 경우도 있지만 미감의 고양을 위해 표시하는 경우도 있다. 출처를 표시하기 위해 사용한 표장이 그 자체의 미감에 의하여 디자인적 기능을 병행하여 발휘하거나, 상품의 디자인에 불과한 외관이 자타상품을 식별케 하는 출처표지로서의 기능을 발휘하는 경우도 있다. 어느 디자인이 디자인보호법에 의하여 보호된다고 하여 상표로서 등록하는 것을 배제할 필요는 없고, 상품이나 포장의 형상이 시각을 통하여 미감을 일으키고 자타상품의 식별기능을 수행한다면 디자인보호법과 상표법에 의한 병존적 보호도 가능하다. 그러므로 비록 당해 표장이 디자인적 구성이 강하다고 하더라도 상품의 표장으로서의 기능, 나아가 출처표시의 기능까지 있는 한 상표로서 사용되지 않았다고 단정할 수는 없다. # 판례도 같은 입장이다.- 법리 일반 : 상표적 사용 v. 디자인적 사용
- 디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등).
- 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등).
3.1. 관련 사례
- 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 & 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허6672 판결(파기환송 판결) #권리범위확인(상) #입체상표
원고의 등록상표 피고의 확인대상표장 법원의 판단
(입체상표)
(실선 부분)[사용] 확인대상표장 상표적 사용 해당[37]
[외관] 지배적 인상 유사
[표장] 전체로서 유사
[제90조 제1항 제3호] 미해당
[결론] 권리범위 속함제9류의 배선함 등 배선덕트 [상품] 유사
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
... 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없다. 결국 피고의 이 사건 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.
}}}
- 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결[38] & 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3222 판결 #권리범위확인(상)_소극 #입체적 형상 #반클리프 아펠 #알함브라
원고의 등록상표서비스표 피고의 확인대상표장 법원의 판단 [인식도] 원고 상표 '특출인' 인정
[사용] 확인대상표장 상표적 사용 해당[39]
[표장] 유사
[결론] 권리범위 속함제14류의 보석제 액세서리 등 펜던트 등 [상품] 동일
- 특허법원 2020. 4. 2. 선고 2019허8736 판결
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
피고는 확인대상표장과 같은 형상의 반지를 판매함에 있어서 그 품질보증서와 포장지에는 별도의 상표를 사용하고 있다. 원고는 확인대상표장과 같은 날개 형상의 반지뿐만 아니라, 에펠탑, 수저, 별, 영문자 LOVE 형상의 반지, 목걸이 등 다양한 형상의 제품을 판매하고 있다.
위 제품들을 광고한 책자의 도 다른 표기에 의하면 원고 제품들은 ‘에이유’라고 호칭될 여지가 있고, 등록상표가 일반 수요자들에게 잘 알려져 있다고 볼만한 자료가 없으므로, ‘날개’ 형상 자체가 원고 제품의 출처를 표시로 인식된다고 보기도 어렵다.
따라서 확인대상표장은 상품 출처를 표시하기 위하여 상표로서 사용된 것이 아니므로 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 결국 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.}}}
- 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018허5297 판결 #권리범위확인(상) 정관장 사건
4. 타인의 상표를 포함하는 디자인등록출원의 디자인보호법상 등록 가부
타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 대하여는 디자인보호법 제33조에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다(디자인보호법 제34조 제3호).
* 법리 일반
* 디자인보호법 제34조 제3호는 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로 “타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인”을 규정하고 있는바, 그 취지는 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 디자인을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있으며, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지 ․ 저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 디자인을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다. 따라서 타인의 저명한 상표, 저명한 서비스표, 기타의 마크나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 ․ 판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다(특허법원 2003. 10. 9. 선고 2003허2836 판결, 특허법원 2004. 4. 23. 선고 2004허134 판결, 특허법원 2012. 8. 16. 선고 2012허3916 판결 등 참조).
- 디자인 심사기준
- 법 제34조(디자인등록을 받을 수 없는 디자인) 제1호부터 제3호까지의 규정은 출원디자인의 전체뿐만 아니라 1부분, 1부품 또는 1구성 물품이 이에 해당하는 경우에도 적용된다.
- 본 규정이 적용되는 디자인의 예시는 다음과 같다.
- (1) 타인의 주지·저명한 상표 ․ 단체표장 또는 증명표장을 디자인으로 표현한 경우(디자인의 일부 구성요소로 포함한 경우에도 적용)[40]
- (2) 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 경우(디자인의 일부 구성요소로 포함한 경우에도 적용)
- (3) 상표적인 성격을 갖춘 타인의 저명한 디자인(널리 알려진 캐릭터를 포함한다)을 일부 구성요소로 하는 것
- (4) 디자인의 대상이 되는 물품 또는 그와 관련된 물품의 규격이나 품질 등에 대한 인증을 나타내는 표지를 디자인의 일부 구성요소로 포함하고 있는 경우에는 그 부분은 출처를 나타내는 표시가 아니라 인증에 관한 정보전달만을 위해 사용하는 것으로 보아 이 규정을 적용하지 않는다.
[1] 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 다수[2] 강학상 '상표적 사용론' 또는 '상표사용론' - 상표는 본질적으로 자타상품의 식별기능 내지 출처표시기능을 발휘하는 것이므로 형식적으로 상표가 사용되었다고 해도 자타상품의 식별기능을 다하지 않으면 본래의 상표로서의 사용, 이른바 상표적 사용이 아니어서 상표권을 침해하지 않는다는 견해 - 이라 한다.[] [4] 기본적으로 당해 표장이 눈에 잘 띄게 표시되었는지, 표시된 크기가 어떠한지 등이 영향을 미칠 수 있다. 다만 당해 표장이 이목을 끈다고 해서 곧바로 출처표시기능을 수행한다고 평가할 수는 없고 다른 요소들을 종합해서 살펴보아야 할 것이다. 한편 사용자가 상품에 당해 표장과 별개로 자신의 상표를 표시하는 경우가 있는데, 이러한 사정은 일반적으로 당해 표장이 출처표시기능을 수행하기보다 단순히 디자인적으로 사용되었다고 볼 만한 정황에 포함된다. 하지만 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수도 있는 것이므로(대법원 2011도13441 판결), 사용자의 상표가 병존한다고 하여 곧바로 당해 표장이 상표로서 사용되지 않았다고 단정할 수는 없다. 사용자의 상표가 저명하다거나, 눈에 띄는 방식 내지 그 상품과의 관계에서 전형적으로 출처를 표시하는 방식으로 표시되어 있다는 등의 사정이 있다면 수요자로서는 사용자의 상표를 출처표시로 인식할 가능성이 높다.[5] 등록상표가 주지․저명할수록 당해 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 가능성이 크다. 수요자들이 당해 표장을 보고 등록상표를 떠올려 이를 출처표시로 인식할 가능성이 크기 때문이다.[6] 외에 주관적으로 사용자의 모방 의사가 추단되는 사정이 존재한다면 당해 표장을 상표로서 사용한 것으로 평가할 여지가 크다. 표장의 유사 정도가 크다거나 표장이 상품에 표시된 위치가 동일하다는 등의 사정을 예로 들 수 있다. 만약 사용자가 등록상표가 가진 고객흡인력 등에 편승하기 위해 이를 모방하였다면, 사용자는 당해 표장이 출처를 표시하는 것처럼 보이도록 만들었을 것이다. 이러한 점에서 사용자의 모방 의사는 당해 표장이 출처표시기능을 수행한다는 데에 부합하는 강력한 간접사실이 된다. 판례 가운데에는 사용자가 원고 포트메리온의 등록상표와 유사한 도형을 그릇에 사용한 사안에서, 피고가 원고 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 유사한 표장을 배치한 사실, 피고가 인터넷 쇼핑몰에 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’ 등으로 선전·광고해 온 사실을 상표로서의 사용에 해당한다는 근거로 든 사안(2010다58261)이 있다. 반대로 등록상표의 출원일 이전에 지정상품에 대해 등록상표와 동일․유사한 표장이 디자인의 한 요소로 널리 사용되어 왔다면 피고 또한 당해 표장을 단순히 디자인적으로만 사용되었을 가능성이 있을 것이다. 등록상표의 출원일 약 12년 전부터 다른 가구회사들이 등록상표와 동일한 표장을 침대의 머리판이나 탁자의 장식으로 사용해 온 사정(2003후2027), 등록상표의 출원일 이전부터 등록상표가 포함된 도안을 도자기에 새겨 넣어 사용해 온 사정(2004후1458)을 상표로서의 사용을 부정하는 근거 중 하나로 든 판례들을 참고할 수 있다.[7] 판례가 제시하고있는 고려요소들은 다소 추상적이어서 실제 사안에서 무엇을 고려해야 하는지 가늠하기 쉽지 않다.[8] 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결 : 원고승 → 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결 : 원고승(피항소인승) → ?[9] 이 사건 상표들의 표장은 1896년경 창안된 이래 원고의 가방, 지갑 등 상품에 사용 되어 국내외에 널리 알려지게 되었다. 대한민국 소재 원고 관련 회사인 루이비통코리아 유한 회사의 2020년 매출액은 약 1조 467억 원에 이른다.[10] 피고는 ‘D’라는 상호로 사업자등록을 하고 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을 영 위하면서, 2017년경부터 2021년경까지 이 사건 리폼 전 제품 등 중고 가방을 그 소유 자들로부터 인도받아 이를 가방을 해체한 다음 그 원단 등을 이용하여 크기, 용적, 형 태, 모양, 기능 등이 다른 가방 또는 지갑들을 제작하는 이른바 ‘리폼 서비스’를 제공하 고 있다.[11] 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방을 만드는 과정: ①소비자로부터 중고 가방 제공받음 → ②중고 가방을 분해하여 원단을 재단 → ③원단을 이용하여 새로운 가방 제작[12] 설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 별지 7, 8에서 보는 바와 같이 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하므로, 동일성을 해하지 않는다는 피고의 주장은 이유 없다(나아가 피고는 이 사건 리폼을 하기 전에 리폼주문자가 제공한 이 사건 리폼 전 제품이 실제로 원고의 의사에 의해 적법하게 판매된 제품인지를 확인하는 절차를 거치지 않았고(피고는 2024. 5. 30.자 준비서면에서 ‘이 사건 리폼수선은 고객의 요청에 따라 진행되는 것이므로 해당 제품이 원고가 실제로 판매한 제품인지 여부는 피고가 판단할 사항이 아닙니다.’라고 주장하였다), 을 제16호증의 1 내지 11의 각 기재만으로는 이 사건 리폼 전 제품이 원고의 의사에 의해 판매되어 상표권이 소진 된 제품이라는 점을 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다는 점에서, 이 사건 리폼 전 제품에 대하여 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었음을 전제로 한 피고의 주장은 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 동일성 여부를 따져볼 필요 없이 받아들이기 어려운 측면도 있다.).
따라서 원고는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들에 대하여 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.[13] 이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다.
① 이 사건 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려 져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다.
② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다. 실제로 원고 가방을 리폼한 제품을 판매한다는 글이 인터넷 중고거래 사이트에 게시된 예는 아래와 같다. (생략)
③ 이 사건 리폼 후 제품이 중고시장에서 거래되었다는 직접적인 증거는 없으나, 상 표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, 상품을 양도하거나 인도하지 않더라도 ‘상 품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만 하더라도 ‘상표의 사용’에 해당하므로, 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하려면 그 물품 자체가 객관적으로 교환가치를 가지 고 장차 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있으면 충분하고, 실제로 상거래가 이루어져 그것의 점유 또는 소유권이 타인에게 이전된 후에 비로소 상품에 해당하는 것은 아니다.
④ 상표가 표시된 상품이 대량으로 생산되었는지(양산성) 여부와 상관없이 상표의 출처표시기능은 보호되어야 하므로, 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 대량 으로 생산되어야 하는 것은 아니고 계속성・반복가능성이 있는 경우 단지 1개만 생산 되더라도 상품에 해당할 수 있다.[14] 다. 피고가 이 사건 상표들을 사용하였는지 (긍정)
... 물건의 소유자는 자신의 물건이 낡거나 고장이 났을 때 원래 모습이나 기능을 회복하도록 수선업자에게 주문하여 수선할 수 있고, 이러한 단순한 수선을 마친 상품의 경우 특별한 경우가 아닌 이상 수선목적물에 표시된 상표가 수선업자를 표시한 것으로 인식되지는 않는다. 그러나 낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다 ... (중략) ...
이 사건의 경우, 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 무엇을 의미하는지 정확히 파악하려면, 먼저 피고가 이 사건 리폼에 의하여 이 사건 리폼 전 제품을 단순히 수선한 것에 불과한지 아니면 이 사건 리폼 후 제품을 새로 생산한 것인지 평가할 필요가 있다. 이 사건 리폼이 단순한 수선이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 전 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식되고, 이 사건 리폼이 새로운 상품의 생산이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 후 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식될 것이다.
그런데 위 인정사실에서 알 수 있는 이 사건 리폼의 과정, 이 사건 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 차이점 등을 종합하면, 피고는 리폼 전 제품을 완전히 해체하여 그 부품을 절단한 다음 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 재활용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 리폼 전 제품과 비교할 때 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산한 것으로 봄이 타당하다.
이 사건 리폼 제품의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능한 반면, 단순한 수선 또는 장식의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 가능한 점에서 이 사건 리폼은 단순한 수선 또는 장식과 구별된다.
이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 표시되어 있었는데, 피고는 그 원단을 절단하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단으로 그대로 사용하여 결과적으로 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들이 표시되도록 하였다. 이러한 행위는 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 마치 이 사건 상표들의 상표권자인 원고인 것처럼 표시한 것이므로, 피고는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이다.
또한 피고는 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 한 것이다.[15] 라. 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표들과 피고의 업무 간 관련성 (긍정)
... 이 사건 리폼 전 제품을 소유하는 자가 자신의 업무와 무관하게 개인적 욕망을 충족하기 위해 스스로 이 사건 리폼 후 제품을 제작하는 경우(당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시), 그의 신분은 비업무용소비자이므로 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 상표로 사용’하는 것이 아니다.
이와 달리 앞서 본 바와 같이 피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼 주문자를 상대로 독립하여 영업으로 이 리폼 후 제품을 제작하는 서비스를 제공하였는데, 그의 신분은 비업무용소비자가 아니라 가공업자이므로, 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이라고 할 것이다.[16] 마. 이 사건 리폼 후 제품 상의 이 사건 상표들이 상표의 기능을 하는지 (긍정)
... 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품에 부착된 이 사건 상표들은 출처표시 기능을 하므로, 피고는 이 사건 상표들을 상표로서 사용하였다고 봄이 타당하다.
① 이 사건 리폼 후 제품과 이 사건 상표들의 관계
이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 상표들의 지정상품인 가방 또는 지갑에 해당하고, 도형 상표인 이 사건 상표들은 이 사건 리폼 후 제품과 관련하여 식별력이 크다고 할 수 있다.
② 피고가 이 사건 상표들을 사용한 태양
원고 가방과 마찬가지로 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 반복적으로 눈에 띄게 표시되어 있으므로, 일반수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 외관을 관찰하는 것만으로도 이 사건 상표들을 쉽게 인지할 수 있다.
③ 이 사건 상표들의 주지저명성
이 사건 상표들은 국내외의 수요자들에게 널리 알려진 저명상표에 해당한다. 원고는 원고 가방이나 지갑의 외부 원단에 이 사건 상표들을 반복적인 패턴으로 표시하는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용하고 있고, 이러한 기법은 일반수요자들에게 잘 알려진 것으로 보인다.
④ 피고가 이 사건 상표들을 사용한 의도
이 사건 리폼 후 제품을 진품인 원고 가방 또는 지갑과 비교할 때 형태, 상표의 위치 등이 유사한 점, 리폼주문자의 주문 동기는 진품인 원고 가방 등을 새로 고가로 구입하는 대신 그보다 저렴한 이 사건 리폼 비용을 지출하여 그와 유사한 이 사건 리폼 후 제품을 보유하려는 것인 점, 피고는 주문자들의 요구를 만족시켜야 많은 수주를 할 수 있는 점 등을 종합하면, 피고는, 이 사건 리폼 후 제품이 마치 원고가 생산·판매하는 진품인 것처럼 가장하려는 의도로, 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시하였다고 봄이 타당하다.
⑤ 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부
... 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자 외의 제3자에게 판매하지 않았고, 이 사 건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품의 생산자는 원고가 아니라 피고임을 잘 알았을 것이므로, 리폼주문자가 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고라고 오인하였을 가능성은 거의 없다. 그러나 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품을 자신의 업무와 관련하여 양도, 인도 또는 이를 목적으로 전시 등을 할 수 있는 점, 그 상대방인 일반 수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고가 아니라 피고인 사실을 알기 어려운 점 등을 종합하면, 일반수요자는 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 혼동할 우려가 있다. 따라서 일반 수요자의 관점에서 볼 때, 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들은 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있다고 봄이 타당하다.[17] 사. 피고가 직접불법행위자인지(긍정)
... 이 사건 리폼의 주문자는 이 사건 상표들의 보유자가 아니므로, 피고는 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다.
아. 소결론 (상표권 침해 긍정)
따라서 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.[18] 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 지갑을 만드는 과정: ①소비자로부터 중고 가방 제공받음 → ②중고 가방을 분해하여 원단을 재단 → ③원단을 이용하여 새로운 지갑 제작[19] 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서(다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.[20] 서울서부지방법원 2019.5.23. 2018고단1095 → 서울서부지방법원 2021.1.21. 2019노694 → 대법원 2022.3.17. 2021도2180[21] 이 사건 원심인 서울서부지방법원은 (대법원과 달리) 제작된 수건 중 무상으로 제공된 부분은 상표법상 상품이 아니라는 전제에서 상표법위반의 공소사실 중 일부를 무죄로 판단하였다.[22] 본 사안은 cass 사건(대법원 98후58 판결)과 달리 본래상품과 판촉물 간의 구별이 존재하지 않는다. 동일한 물품이 일부는 거래처에 판매되었고, 일부는 무상으로 제공된 사안일 뿐이다. 이러한 사안에서 원심은 무상으로 제공된 물품을 분리하여 이를 대법원 98후58 판결에서의 무상 배포 판촉물과 동일시함으로써 상표법상 상품이 아니라고 판시한 것이다. 그러나 원심은 대법원 98후58 판결에서 판촉물을 상표법상 상품이 아니라고 판단한 이유가 장래에 시장에 유통될 가능성이 인정되지 않기 때문이라는 점을 간과한 잘못이 있다고 생각된다. 해당 물품 중 일부가 유상으로 양도되었다는 사실은 해당 물품 자체가 시장에서 유통되었다는 것을 의미하므로 당연히 상표법상의 상품에 해당한다. 따라서 해당 물품의 일부가 무상으로 제공되었더라도 그 물품의 상표법상 상품성이 상실된다고 보기 어렵다. 해당 물품은 시장에서 유통될 가능성이 인정되기에 유·무상을 불문하고 이미 상표법상의 상품에 해당하기 때문이다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).[23] 원심판결 이유 및 기록에 의하면, ① 원고가 2010. 7. 26. 자신의 주된 판매상품인 핸드백 등의 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하기 위하여 향수 500개(규격 30㎖)를 1개당 10,000원에 주문·제작하였는데, 그 향수의 용기 및 포장 박스에 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 동일한 원심 판시 실사용상표를 표시한 점, ② 원고가 2010. 7. 26. 위 향수 중 80개를 자신의 대리점들에게 1개당 10,000원 내지 12,800원을 받고 판매한 점, ③ 원고 및 원고의 대리점들은 주로 위 향수를 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하였는데, 일부 고객들에게는 1개당 20,000원에 판매하기도 한 점, ④ 위 향수는 일반 거래시장에서 유통되는 향수 제품과 규격, 용기, 포장 박스 등이 유사한 점, ⑤ 핸드백 등을 생산·판매하는 회사가 향수 제품을 함께 생산하거나 판매하기도 하는 점 등을 알 수 있다.
위와 같은 향수의 거래 현황, 그 규격·포장 형태 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 향수는 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 할 것이므로, 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하거나 이러한 향수를 양도하는 것은 상표의 사용이라고 할 것이다.
따라서 위 향수를 상품으로 보아 원고가 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하고 이러한 향수를 원고의 대리점들에게 양도한 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 판단한 원심은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.[24] 대법원은 확인대상표장의 상표적 사용은 인정하였으나, 확인대상표장 중 “VSP” 부분이 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없으므로 확인대상표장은 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심판단에는 수긍하였다.[25] 가. 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 것이다.
나. ... 앞에서 본 법리에 비추어 이 사건 표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 회사 홈페이지로 연결되는 전체적인 화면 구조 등을 살펴보면, 위 인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다 할 것이다. 따라서 피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목이 정한 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’에 해당한다 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 할 것이다.
한편 원심판결 이유에 의하면, 인터넷 사용자가 검색결과 화면에서 다시 이 사건 표장이나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 이동하게 되는 피고 회사의 홈페이지에는 피고 등이 등록한 “논트립(Nontrip)”, “딥프리(dipfree)”, “새그프리(Sag Free)” 등의 상표가 사용된 제품만 표시되어 있고 이 사건 표장이 붙은 상품은 표시된 것이 없음을 알 수 있다. 그러나 이는 위에서 본 바와 같이 이 사건 표장이 키워드 검색결과 화면 자체에서 이미 상표로 사용된 이후의 사정일 뿐이므로, 이와 같은 사정을 들어 이 사건 표장이 상표로 사용되지 않았다고 볼 수는 없다.[26] 서울중앙지방법원 2017.3.16. 2016가합548365 → 특허법원 2017.9.29. 2017나1407 → 대법원 2018.1.25. 2017다273212 : 심리불속행기각[27] 1. 코리아타임즈, 2. 코리아타임스, 3. koreatimes[28] 박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.[29] jeda.co.kr[30] 원고패 → 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후11424 판결 : 심리불속행기각[31] 가) 피고는 C에 있는 피고 운영의 핫도그 판매점에서 '별지 1' 기재와 같이 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’를 건물 외측에 위치하고 있는 간판 및 메뉴판 상단, 출입문 유리창 및 하단에 비교적 크게 부착하여 사용하고 있고, 건물 내측에 위치한 메뉴판에 실사용표장들로서 '감베 빅도그', '옥베 빅도그'를 사용하고 있다. 나) 피고는 위 매장에서 8개의 핫도그 제품을 판매하고 있는데, 그중 6개의 핫도그 제품에는 간판 등에 표시한 상호인 ‘호도그’를 표기하고 있고, 다른 2개의 제품, 즉 감자와 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 ‘감베 빅도그’ 또는 ‘감베빅도그’를, 옥수수와 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 ‘옥베 빅도그’ 또는 ‘옥베빅도그’를 사용하고 있다. 다) 2011년부터 이 사건 심결일 무렵까지 아래와 같이 피고 이외에도 다수의 업체들이 각각 판매하는 핫도그 제품에 ‘빅도그’라는 명칭을 사용하였고, 위 업체들을 이용한 수요자들이 그와 같이 사용된 ‘빅도그’라는 명칭을 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 광고하거나 같은 의미로 뉴스, 블로그 등에 소개하였다. (이하 생략)[32] 특허심판원 2017. 9. 26.자 2015당1070 심결 → 특허법원 2019. 4. 19. 선고 2017허7388 판결 : 원고승 → 대법원 2019. 8. 14. 2019후10692 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2019. 12. 23.자 2019당(취소판결)121 심결[33] 이 사건 등록상표가 표시된 피고와 ㈜네트코스 사이의 통상사용권 설정계약서 및 FITI 시험연구원의 시험결과보고서는 상품에 관한 거래서류에 해당하지 않을 뿐만 아니라 위 각 서류가 전시 또는 반포되지도 않았으므로, 위 각 서류에 등록상표를 표시한 것은 어느 모로 보나 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.[34] 또한 ㈜G의 카탈로그에는 ㈜G가 판매하는 제품으로서 ① 후로킹 퍼프(FLOCKED FOAM PUFF), ② 페이스 파우더 퍼프(COTTEN, ⅥELOUR PUFF), ③ 특수 스펀지(NBR SPONGE/RUBYCELL)가 병렬적으로 제시되어 있는데, 이들은 모두 화장용 퍼프의 출처를 지칭한다기보다는 특정한 재질 내지 특성의 퍼프를 언급하는 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 카탈로그에 표시되어 있는 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.[35] 원고가 2015. 1. 28. 아시아나에 항공기에 장착할 기상 레이더기계기구와 관련한 입찰제안서를 제출한 바 있는데, 그 입찰제안서에는 대상 장비가 "![파일:Intuvue RDR-4000.png]()
"와 같이 표시된 사실은 인정되고, 위 입찰제안서는 상품에 관한 거래서류라고 볼 수 있다. 그러나 위와 같은 입찰제안서의 제출을 가리켜 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 일반인에게 보이는 '전시' 또는 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 '반포'로서, 구 상표법 제2조 제1항 제7호 다목의 상표 사용행위에 해당한다고 볼 수는 없다.[36] 서울지법 1995. 10. 24.자 95카합3529 결정 → 서울고등법원 1995. 12. 30.자 95라202 결정[37] 배선덕트에 세 줄의 홈이 형성된 확인대상표장은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없고 상표로서 사용되었다고 본 사례[38] 특허심판원 2021. 4. 14.자 2020당2751 심결 → 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결 : 원고승 → 특허심판원 2022. 1. 19.자 2021당(취소판결)136 심결[39] 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등은 단순히 디자인으로만 인식되는 것이 아니라, 해당 펜던트나 장식부의 형상 자체가 타인의 상품과 구별되는 식별표지로서 인식되는 경우도 많고, 이러한 경향은 고가 보석 제품의 경우 더욱 두드러지는 것으로 보인다.[40] 단, 주지·저명하지 않은 타인의 상표가 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동의 우려가 없는 경우 본 규정을 적용하지 않는다.
따라서 원고는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들에 대하여 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.[13] 이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다.
① 이 사건 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려 져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다.
② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다. 실제로 원고 가방을 리폼한 제품을 판매한다는 글이 인터넷 중고거래 사이트에 게시된 예는 아래와 같다. (생략)
③ 이 사건 리폼 후 제품이 중고시장에서 거래되었다는 직접적인 증거는 없으나, 상 표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, 상품을 양도하거나 인도하지 않더라도 ‘상 품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만 하더라도 ‘상표의 사용’에 해당하므로, 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하려면 그 물품 자체가 객관적으로 교환가치를 가지 고 장차 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있으면 충분하고, 실제로 상거래가 이루어져 그것의 점유 또는 소유권이 타인에게 이전된 후에 비로소 상품에 해당하는 것은 아니다.
④ 상표가 표시된 상품이 대량으로 생산되었는지(양산성) 여부와 상관없이 상표의 출처표시기능은 보호되어야 하므로, 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 대량 으로 생산되어야 하는 것은 아니고 계속성・반복가능성이 있는 경우 단지 1개만 생산 되더라도 상품에 해당할 수 있다.[14] 다. 피고가 이 사건 상표들을 사용하였는지 (긍정)
... 물건의 소유자는 자신의 물건이 낡거나 고장이 났을 때 원래 모습이나 기능을 회복하도록 수선업자에게 주문하여 수선할 수 있고, 이러한 단순한 수선을 마친 상품의 경우 특별한 경우가 아닌 이상 수선목적물에 표시된 상표가 수선업자를 표시한 것으로 인식되지는 않는다. 그러나 낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다 ... (중략) ...
이 사건의 경우, 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 무엇을 의미하는지 정확히 파악하려면, 먼저 피고가 이 사건 리폼에 의하여 이 사건 리폼 전 제품을 단순히 수선한 것에 불과한지 아니면 이 사건 리폼 후 제품을 새로 생산한 것인지 평가할 필요가 있다. 이 사건 리폼이 단순한 수선이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 전 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식되고, 이 사건 리폼이 새로운 상품의 생산이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 후 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식될 것이다.
그런데 위 인정사실에서 알 수 있는 이 사건 리폼의 과정, 이 사건 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 차이점 등을 종합하면, 피고는 리폼 전 제품을 완전히 해체하여 그 부품을 절단한 다음 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 재활용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 리폼 전 제품과 비교할 때 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산한 것으로 봄이 타당하다.
이 사건 리폼 제품의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능한 반면, 단순한 수선 또는 장식의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 가능한 점에서 이 사건 리폼은 단순한 수선 또는 장식과 구별된다.
이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 표시되어 있었는데, 피고는 그 원단을 절단하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단으로 그대로 사용하여 결과적으로 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들이 표시되도록 하였다. 이러한 행위는 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 마치 이 사건 상표들의 상표권자인 원고인 것처럼 표시한 것이므로, 피고는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이다.
또한 피고는 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 한 것이다.[15] 라. 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표들과 피고의 업무 간 관련성 (긍정)
... 이 사건 리폼 전 제품을 소유하는 자가 자신의 업무와 무관하게 개인적 욕망을 충족하기 위해 스스로 이 사건 리폼 후 제품을 제작하는 경우(당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시), 그의 신분은 비업무용소비자이므로 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 상표로 사용’하는 것이 아니다.
이와 달리 앞서 본 바와 같이 피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼 주문자를 상대로 독립하여 영업으로 이 리폼 후 제품을 제작하는 서비스를 제공하였는데, 그의 신분은 비업무용소비자가 아니라 가공업자이므로, 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이라고 할 것이다.[16] 마. 이 사건 리폼 후 제품 상의 이 사건 상표들이 상표의 기능을 하는지 (긍정)
... 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품에 부착된 이 사건 상표들은 출처표시 기능을 하므로, 피고는 이 사건 상표들을 상표로서 사용하였다고 봄이 타당하다.
① 이 사건 리폼 후 제품과 이 사건 상표들의 관계
이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 상표들의 지정상품인 가방 또는 지갑에 해당하고, 도형 상표인 이 사건 상표들은 이 사건 리폼 후 제품과 관련하여 식별력이 크다고 할 수 있다.
② 피고가 이 사건 상표들을 사용한 태양
원고 가방과 마찬가지로 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 반복적으로 눈에 띄게 표시되어 있으므로, 일반수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 외관을 관찰하는 것만으로도 이 사건 상표들을 쉽게 인지할 수 있다.
③ 이 사건 상표들의 주지저명성
이 사건 상표들은 국내외의 수요자들에게 널리 알려진 저명상표에 해당한다. 원고는 원고 가방이나 지갑의 외부 원단에 이 사건 상표들을 반복적인 패턴으로 표시하는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용하고 있고, 이러한 기법은 일반수요자들에게 잘 알려진 것으로 보인다.
④ 피고가 이 사건 상표들을 사용한 의도
이 사건 리폼 후 제품을 진품인 원고 가방 또는 지갑과 비교할 때 형태, 상표의 위치 등이 유사한 점, 리폼주문자의 주문 동기는 진품인 원고 가방 등을 새로 고가로 구입하는 대신 그보다 저렴한 이 사건 리폼 비용을 지출하여 그와 유사한 이 사건 리폼 후 제품을 보유하려는 것인 점, 피고는 주문자들의 요구를 만족시켜야 많은 수주를 할 수 있는 점 등을 종합하면, 피고는, 이 사건 리폼 후 제품이 마치 원고가 생산·판매하는 진품인 것처럼 가장하려는 의도로, 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시하였다고 봄이 타당하다.
⑤ 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부
... 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자 외의 제3자에게 판매하지 않았고, 이 사 건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품의 생산자는 원고가 아니라 피고임을 잘 알았을 것이므로, 리폼주문자가 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고라고 오인하였을 가능성은 거의 없다. 그러나 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품을 자신의 업무와 관련하여 양도, 인도 또는 이를 목적으로 전시 등을 할 수 있는 점, 그 상대방인 일반 수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고가 아니라 피고인 사실을 알기 어려운 점 등을 종합하면, 일반수요자는 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 혼동할 우려가 있다. 따라서 일반 수요자의 관점에서 볼 때, 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들은 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있다고 봄이 타당하다.[17] 사. 피고가 직접불법행위자인지(긍정)
... 이 사건 리폼의 주문자는 이 사건 상표들의 보유자가 아니므로, 피고는 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다.
아. 소결론 (상표권 침해 긍정)
따라서 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.[18] 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 지갑을 만드는 과정: ①소비자로부터 중고 가방 제공받음 → ②중고 가방을 분해하여 원단을 재단 → ③원단을 이용하여 새로운 지갑 제작[19] 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서(다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.[20] 서울서부지방법원 2019.5.23. 2018고단1095 → 서울서부지방법원 2021.1.21. 2019노694 → 대법원 2022.3.17. 2021도2180[21] 이 사건 원심인 서울서부지방법원은 (대법원과 달리) 제작된 수건 중 무상으로 제공된 부분은 상표법상 상품이 아니라는 전제에서 상표법위반의 공소사실 중 일부를 무죄로 판단하였다.[22] 본 사안은 cass 사건(대법원 98후58 판결)과 달리 본래상품과 판촉물 간의 구별이 존재하지 않는다. 동일한 물품이 일부는 거래처에 판매되었고, 일부는 무상으로 제공된 사안일 뿐이다. 이러한 사안에서 원심은 무상으로 제공된 물품을 분리하여 이를 대법원 98후58 판결에서의 무상 배포 판촉물과 동일시함으로써 상표법상 상품이 아니라고 판시한 것이다. 그러나 원심은 대법원 98후58 판결에서 판촉물을 상표법상 상품이 아니라고 판단한 이유가 장래에 시장에 유통될 가능성이 인정되지 않기 때문이라는 점을 간과한 잘못이 있다고 생각된다. 해당 물품 중 일부가 유상으로 양도되었다는 사실은 해당 물품 자체가 시장에서 유통되었다는 것을 의미하므로 당연히 상표법상의 상품에 해당한다. 따라서 해당 물품의 일부가 무상으로 제공되었더라도 그 물품의 상표법상 상품성이 상실된다고 보기 어렵다. 해당 물품은 시장에서 유통될 가능성이 인정되기에 유·무상을 불문하고 이미 상표법상의 상품에 해당하기 때문이다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).[23] 원심판결 이유 및 기록에 의하면, ① 원고가 2010. 7. 26. 자신의 주된 판매상품인 핸드백 등의 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하기 위하여 향수 500개(규격 30㎖)를 1개당 10,000원에 주문·제작하였는데, 그 향수의 용기 및 포장 박스에 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 동일한 원심 판시 실사용상표를 표시한 점, ② 원고가 2010. 7. 26. 위 향수 중 80개를 자신의 대리점들에게 1개당 10,000원 내지 12,800원을 받고 판매한 점, ③ 원고 및 원고의 대리점들은 주로 위 향수를 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하였는데, 일부 고객들에게는 1개당 20,000원에 판매하기도 한 점, ④ 위 향수는 일반 거래시장에서 유통되는 향수 제품과 규격, 용기, 포장 박스 등이 유사한 점, ⑤ 핸드백 등을 생산·판매하는 회사가 향수 제품을 함께 생산하거나 판매하기도 하는 점 등을 알 수 있다.
위와 같은 향수의 거래 현황, 그 규격·포장 형태 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 향수는 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 할 것이므로, 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하거나 이러한 향수를 양도하는 것은 상표의 사용이라고 할 것이다.
따라서 위 향수를 상품으로 보아 원고가 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하고 이러한 향수를 원고의 대리점들에게 양도한 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 판단한 원심은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.[24] 대법원은 확인대상표장의 상표적 사용은 인정하였으나, 확인대상표장 중 “VSP” 부분이 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없으므로 확인대상표장은 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심판단에는 수긍하였다.[25] 가. 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 것이다.
나. ... 앞에서 본 법리에 비추어 이 사건 표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 회사 홈페이지로 연결되는 전체적인 화면 구조 등을 살펴보면, 위 인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다 할 것이다. 따라서 피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목이 정한 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’에 해당한다 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 할 것이다.
한편 원심판결 이유에 의하면, 인터넷 사용자가 검색결과 화면에서 다시 이 사건 표장이나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 이동하게 되는 피고 회사의 홈페이지에는 피고 등이 등록한 “논트립(Nontrip)”, “딥프리(dipfree)”, “새그프리(Sag Free)” 등의 상표가 사용된 제품만 표시되어 있고 이 사건 표장이 붙은 상품은 표시된 것이 없음을 알 수 있다. 그러나 이는 위에서 본 바와 같이 이 사건 표장이 키워드 검색결과 화면 자체에서 이미 상표로 사용된 이후의 사정일 뿐이므로, 이와 같은 사정을 들어 이 사건 표장이 상표로 사용되지 않았다고 볼 수는 없다.[26] 서울중앙지방법원 2017.3.16. 2016가합548365 → 특허법원 2017.9.29. 2017나1407 → 대법원 2018.1.25. 2017다273212 : 심리불속행기각[27] 1. 코리아타임즈, 2. 코리아타임스, 3. koreatimes[28] 박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.[29] jeda.co.kr[30] 원고패 → 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후11424 판결 : 심리불속행기각[31] 가) 피고는 C에 있는 피고 운영의 핫도그 판매점에서 '별지 1' 기재와 같이 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’를 건물 외측에 위치하고 있는 간판 및 메뉴판 상단, 출입문 유리창 및 하단에 비교적 크게 부착하여 사용하고 있고, 건물 내측에 위치한 메뉴판에 실사용표장들로서 '감베 빅도그', '옥베 빅도그'를 사용하고 있다. 나) 피고는 위 매장에서 8개의 핫도그 제품을 판매하고 있는데, 그중 6개의 핫도그 제품에는 간판 등에 표시한 상호인 ‘호도그’를 표기하고 있고, 다른 2개의 제품, 즉 감자와 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 ‘감베 빅도그’ 또는 ‘감베빅도그’를, 옥수수와 베이컨이 포함된 제품에 대하여는 ‘옥베 빅도그’ 또는 ‘옥베빅도그’를 사용하고 있다. 다) 2011년부터 이 사건 심결일 무렵까지 아래와 같이 피고 이외에도 다수의 업체들이 각각 판매하는 핫도그 제품에 ‘빅도그’라는 명칭을 사용하였고, 위 업체들을 이용한 수요자들이 그와 같이 사용된 ‘빅도그’라는 명칭을 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 광고하거나 같은 의미로 뉴스, 블로그 등에 소개하였다. (이하 생략)[32] 특허심판원 2017. 9. 26.자 2015당1070 심결 → 특허법원 2019. 4. 19. 선고 2017허7388 판결 : 원고승 → 대법원 2019. 8. 14. 2019후10692 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2019. 12. 23.자 2019당(취소판결)121 심결[33] 이 사건 등록상표가 표시된 피고와 ㈜네트코스 사이의 통상사용권 설정계약서 및 FITI 시험연구원의 시험결과보고서는 상품에 관한 거래서류에 해당하지 않을 뿐만 아니라 위 각 서류가 전시 또는 반포되지도 않았으므로, 위 각 서류에 등록상표를 표시한 것은 어느 모로 보나 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.[34] 또한 ㈜G의 카탈로그에는 ㈜G가 판매하는 제품으로서 ① 후로킹 퍼프(FLOCKED FOAM PUFF), ② 페이스 파우더 퍼프(COTTEN, ⅥELOUR PUFF), ③ 특수 스펀지(NBR SPONGE/RUBYCELL)가 병렬적으로 제시되어 있는데, 이들은 모두 화장용 퍼프의 출처를 지칭한다기보다는 특정한 재질 내지 특성의 퍼프를 언급하는 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 카탈로그에 표시되어 있는 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.[35] 원고가 2015. 1. 28. 아시아나에 항공기에 장착할 기상 레이더기계기구와 관련한 입찰제안서를 제출한 바 있는데, 그 입찰제안서에는 대상 장비가 "