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상품·서비스업 유사판단



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1. 일반론2. 유사 판단 사례
2.1. 상품 vs. 상품2.2. 상품 vs. 서비스업2.3. 서비스업 vs. 서비스업
3. 경제적 견련성 판단 사례

1. 일반론

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부ㆍ판매ㆍ위조ㆍ모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작ㆍ교부ㆍ판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

2. 유사 판단 사례

2.1. 상품 vs. 상품


2.2. 상품 vs. 서비스업




2005허9664
“고추”와 “고춧가루”는 서로 유사한 상품이나, “고추”와 “간장, 고추장, 된장”은 서로 유사하지 않은 상품이라고 판단한 사례

2.3. 서비스업 vs. 서비스업

지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2018. 11. 9. 선고 2016 후1376 판결, 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결 등 참조).

나) 먼저, 피부관리학원경영업과 화장품 소매업에 관하여 살펴본다.
① 피부관리학원경영업은 일정한 장소에서 수강생들을 상대로 피부를 관리하는 기술이나 방법을 가르치는 서비스를 제공하는데, 주로 화장품 및 피부관리도구 등 피부관리에 필요한 재료 및 이들의 사용법, 피부관리기술 및 피부관리실 운영 노하우 등이 서비스의 주를 이룬다. 화장품 소매업은 일정한 장소에서 화장품을 모아놓고 수요자들을 상대로 직접 판매하는 것을 서비스의 내용으로 한다.
따라서 화장품은 화장품 소매업의 판매대상품이자 피부관리학원경영업의 교육 내용의 주를 이루는 재료가 되는 점에서 두 서비스업의 제공에 관련된 공통된 물품에 해당한다.
② 이 사건 등록서비스표의 출원일을 전후하여 피부관리학원을 운영하는 업체에서는 화장품을 포함한 미용재료총판을 운영하기도 하였고(을 제5호증), 피부관리학원 내부에 화장품 판매처를 마련하여 실습에 사용한 화장품을 수강생들에게 직접 판매하기도 하였으며(을 제4호증), 피부관리학원의 온라인 사이트에 별도의 화장품 판매 코너를 마련하여 일반 수요자들에게 자체 제작한 화장품을 직접 판매하기도 하였다(을 제6호증). 이와 같이 피부관리학원의 운영자들이 화장품을 판매하고, 피부관리학원의 수강생 뿐만 아니라 일반 수요자들이 피부관리학원에서 판매하는 화장품을 구입하는 등 이 사건 등록서비표 출원 당시의 거래 실정에 비추어 보면 두 서비스업은 서비스 제공자와 수요자의 범위가 중첩된다.
③ 한편, ‘피부관리학원경영업’은 등록한 수강생들을 대상으로 피부관리 기술과 피부관리실 운영 노하우를 가르치는 점에서 실습 등을 위한 비교적 넓은 공간이 필요한 것 외에는 장소의 제한을 덜 받는 반면, ‘화장품 소매업’은 일반 수요자들을 상대로 화장품을 직접 판매할 목적으로 주로 유동인구가 많은 상가에서 이루어지고 있기는 하다. 그러나 ①, ②항에서 살펴 본 두 서비스업의 운영 현황에 비추어 보면, 위와 같은 장소적 제한이 두 서비스업의 본질적인 차이라고 보기는 어렵고, 오히려 두 서비스업 모두 온·오프라인을 통해 영위되는 점에서 서비스의 제공 장소도 일부 공통되는 것으로 보인다.
④ 이 사건 등록서비스표의 출원일 무렵 일부 피부관리학원에서는 “화장품 매장에서의 고객응대법과 화장품 판매방법”에 대한 강의를 하기도 하였고(을 제7호증), 이 사건 등록서비스표의 출원일 전부터 국내 유명 화장품 제조 회사들이 직접 피부관리학원경영업에 진출하거나(을 제8호증), 홈페이지를 통해 일반 소비자들에게 화장품을 판매하면서 화장품에 대한 메이크업 교육강좌를 개설하기도 하였다(을 제9호증).
이와 같은 거래 실정을 종합해 보면, 두 서비스업은 서비스의 성질과 내용이 유사한 것으로 보인다.
다) 다음으로 피부관리업·피부미용업과 화장품 소매업에 관하여 본다.
① ‘피부관리업, 피부미용업’은 일정한 장소에서 수요자들을 상대로 고객들의 얼굴과 피부 등의 상태를 개선할 목적으로 화장품과 도구 등을 이용하여 세안, 마사지 등을 포함하는 피부관리 서비스를 제공하는 것이고, 화장품 소매업은 앞서 살펴 본 바와 같이 일정한 장소에서 화장품을 모아놓고 수요자에게 직접 판매하는 서비스를 제공하는 것이다.
피부관리업·피부미용업은 고객들의 피부관리를 위해 화장품을 주로 사용하므로, 화장품 소매업과 마찬가지로 화장품은 서비스업의 제공에 관련된 물품에 해당한다.
② 이 사건 등록서비스표의 출원일을 전후한 시점에 피부관리실을 운영하는 업체들이 온라인 홈페이지를 개설하여 일반 수요자들을 상대로 화장품을 판매하거나 피부관리실 내부에 별도의 판매대를 마련하여 피부관리를 받는 고객들을 상대로 화장품을 직접 판매하기도 하였고(을 제10 내지 13호증, 을 제19 내지 22호증), 이를 위해 피부관리실 운영자가 화장품 소매업을 포함한 사업자등록을 내기도 하였다(을 제14 내지 17호증). 이와 같은 운영실태 등에 비추어 보면, 두 서비스업은 서비스 제공자와 수요자의 범위가 중첩된다.
③ 한편, ‘피부관리업, 피부미용업’은 피부관리사가 고객들의 얼굴과 몸을 화장품과 도구를 이용하여 직접 마사지하는 형식으로 서비스가 제공되는 점에서 비교적 넓은 장소 외에는 별다른 장소적 제한이 없는 것으로 보이는 반면, ‘화장품 소매업’은 앞서 살펴 본 바와 같이 장소적 제한이 있는 것으로 볼 여지도 있다. 그러나 위 ①, ②항에서 살펴 본 것과 같은 두 서비스업의 운영 현황에 비추어 보면, 위와 같은 장소적 제한이 두 서비스업의 본질적인 차이라고 보기는 어렵고, 오히려 두 서비스업 모두 온라인을 통해서도 활발히 영위되는 점에서 서비스의 제공장소도 일부 공통되는 것으로 보인다.
④ 이 사건 등록서비스표의 출원일 전부터 국내 유명 화장품 회사들은 에스테틱 사업에 진출하여 직접 피부관리실을 운영하고 있는데, 위 피부관리실에서는 각 회사에서 만든 피부관리실 전용화장품을 이용하여 피부관리서비스를 제공하고 있는 점(을 제 23 내지 27호증), 화장품은 피부상태 개선을 위하여 사용되는 것으로, 일반 소비자가 스스로 피부관리를 할 경우 화장품 소매점에서 구입한 화장품을 이용하지만, 전문가의 도움으로 피부관리를 할 경우 피부관리실이나 피부미용실을 이용하고 있는 점 등 거래 실정을 종합해 보면, 두 서비스업은 서비스의 성질이나 내용이 유사한 것으로 보인다.

3. 경제적 견련성 판단 사례


[1] 현행 상표법 제38조 제1항[2] 현행 상표법 시행규칙 제28조 제1항[3] 각 지정상품은 모두 상표법 시행규칙상 상품류구분 제3류에 속하되 상품군에 있어 ‘향수’는 제3군(화장품류)에 속하지만, ‘자동차용 방향제’는 화장품류라고 보기는 어려워 제3군의 비의료용 방향제의 하나라고 할 수 없으므로{제3군에서 시트론 정유나 향유를 들고 있으면서 제4군(향료류)에서 가울세리아유, 라벤더유 등 항료를 별도로 나열하고 있는 점들과 대비하여 보면 제3군의 비의료용 방향제에는 화장품류만 해당된다고 보아야 한다.} 제3군으로 분류할 수 없고, 오히려 제4군(향료류)에 더 가깝다고 할 수 있다. 따라서 위 각 지정상품은 그 상품군이 다를 뿐 아니라, ‘향수’는 주로 인체에 사용되는 화장품인 반면 ‘자동차용 방향제’는 자동차 실내에 사용되는 자동차용품이라는 점에서 그 용도에 중첩되는 부분이 없고, 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 인정한 사실과 같이 최근에 자동차용으로 사용될 수 있는 공기청향제, 방향제 등과 함께 향수를 제조·판매하고 있는 소규모 업체가 일부 있는 것으로 보이나, 일반적으로는 ‘향수’는 화장품 등을 생산하는 기업에서 생산되고 백화점이나 화장품 전문 대리점 등에서 판매가 이루어지며, ‘자동차용 방향제’는 주로 자동차 용품을 생산·판매하는 기업에서 생산·판매가 이루어지는 것으로 보이므로 양 상품의 생산 부문과 판매 부문은 서로 구분된다고 보아야 하고, 또한 수요자의 범위에 있어서도 가정용 또는 개인용 승용차가 널리 보급됨에 따라 ‘자동차용 방향제’의 수요자의 범주에 일반소비자들이 포함된 사정을 감안하더라도 ‘향수’의 수요자는 주로 고급스런 이미지를 선호하는 소비자들로서 여성이 상대적으로 많은 반면에 ‘자동차용 방향제’의 수요자는 남녀를 불문하나 주로 승용차, 택시 등 자동차의 운전자들이라는 점에서 양 상품의 수요자의 범위 또한 차이가 있다고 보아야 할 것이다.[4] 글씨 굵기의 아주 미세한 차이 외에는 글자의 구성, 글씨체 등을 포함한 모든 부분이 동일하다. 따라서 양 상표는 거래사회의 통념상 표장이 동일하고 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.[5] 1) 피고는, 나머지 지정상품은 주로 B2C(Business to Consumer) 시장으로 유통되는 반면, 선출원상표의 지정상품 중 전기 축적용 기기, 전기 변환기기는 B2B(Business to Business) 시장을 통해 유통되므로 양 지정상품의 유통 구조가 다르므로 출처의 오인·혼동 가능성이 없다고 주장한다. 그러나 축전기 역시 '옥션', '지마켓', '11번가' 등 다수의 인터넷 쇼핑몰 사이트에서 판매되고 있고 앞서 살펴본 바와 같이 양 지정상품의 정의, 속성, 생산 부분이 상당 부분 중첩되는 점에 비추어 보면 양 지정상품이 별개의 판매·유통망으로 구분되어 있다고 단정하기는 어렵다. 피고의 위 주장은 이유 없다.
2) 피고는 또한, 양 지정상품은 특허청의 상품류 구분표에서 서로 다른 유사군코드로 분류되어 있고, 이와 유사하게 카메라와 관련된 상품을 구분할 때에도 '전지충전장치(battery charging apparatus)'와 '전지(batteries)'를 서로 다른 유사군코드로 분류하고 있으므로 양 지정상품은 동일하거나 유사한 상품으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.을 제3, 7호증의 각 기재에 의하면, 특허청의 상품류 구분표에서 '전기 축적용 기기, 전기 변환기기(apparatus and instruments for accumulating/transforming electricity)'와 '카메라/디지털카메라용 전기충전장치(battery charging apparatus for camera/digital camera)'는 상품류구분 제9류(유사군코드: G390102)로, 나머지 지정상품과 '카메라/디지털카메라용 전지(batteries for camera/digital camera)'는 상품류구분 제9류(유사군코드: G3903)로 각 분류되기는 한다. 그러나 위 상품들은 특허청 상품류 구분표 상으로 유사군코드만 다를 뿐 모두 같은 상품류구분 제9류에 속한 것일 뿐만 아니라 특허청의 유사상품심사기준에서 유사군코드 G390102의 타유사군에 속하는 상품으로 축전지를 예시로 들고 있고, 무엇보다 상표법 시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위한 목적이지 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 참조) 특허청 상품류 구분표의 유사군코드가 다르다고 하여 곧바로 동일하거나 유사한 상품이 아니라고 단정할 수도 없다. 피고의 위 주장도 이유 없다.[6] 이 사건 등록서비스표의 경우 그 지정서비스업의 대상이 되는 상품과 이 사건 선등록상표의 지정상품은 각 그 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도가 다르고, 생산업자와 판매업자 등에 있어서도 차이를 보이고 있다. 나아가 다양한 패션용품들을 한 장소에서 판매하는 백화점, 대형 쇼핑몰 등에서도 통상 일반 의류나 패션 잡화를 취급하는 매장과 보석 및 시계를 판매하는 매장은 분리되어 있다. 따라서 일반 거래사회의 통념상 일반 의류 및 패션 잡화 제품과 보석 및 시계 제품에 유사한 상표가 사용되더라도 수요자나 거래자가 이들을 모두 같은 업체에 의하여 제조, 판매되는 상품이라고 오인될 우려는 적다고 보아야 한다.
또한 의류나 패션 잡화와 보석 및 시계 등이 모두 유행에 민감한 상품으로서 이른바 토털패션화 하고 있는 거래사회의 실정을 고려해 보더라도, 이들 상품 사이에 경제적으로 밀접한 견련관계가 있다고 볼 수는 있을지언정, 더 나아가 구 상표법 제7조 제1항 제7호가 규정하고 있는 동일·유사한 상품이라고 보기는 어렵다.[7] 주식회사 남양[8] 남양유업 주식회사[9] '창업컨설팅업'과 '인터넷을 통한 상업정보서비스업' 및 '인터넷을 통한 상업정보제공업'은 모두 기업 활동을 지원하기 위한 서비스로서, 상권을 분석하고, 상품과 서비스에 대한 소비자의 동향 등을 파악하여 정보를 제공하는 거래실정에 비추어 그 목적과 내용이 서로 유사하다.[10] '창업컨설팅업'과 '인터넷을 통한 상업정보서비스업' 및 '인터넷을 통한 상업정보제공업'의 서비스 제공자는 모두 기업 활동과 관련하여 세무·회계, 경영, 마케팅 등의 전문적인 지식을 통합적으로 보유 · 운영하여 서비스를 제공하려는 자라는 점에서 공통되고, 그 서비스 이용자 또한 위 서비스 제공자들로부터 제공받은 종합적인 정보를 활용하여 기업 활동을 하고자 하는 자라는 점에서 수요자의 범위도 상당부분 중첩된다.[11] 의정부지방법원 고양지원 2021. 11. 11. 선고 2021고정20 판결 → 의정부지방법원 2022. 8. 18. 선고 2021노2814 판결 : 항소기각 → 대법원 2023. 3. 16. 선고 2022도11165 판결 : 상고기각[12] 양 상품은 '교육에 관한 서비스업'이라는 측면에서 서비스의 용도, 품질 등 속성이 유사하고, 공급자 및 판매장소, 그리고 수요자가 중첩되어 서로 유사하다고 봄이 상당하다.[13] 특허심판원 2024. 3. 13. 2023원94 → 특허법원 2024. 7. 25. 선고 2024허11606 판결[14] ... 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결일인 2024. 3. 13. 당시 ‘골프장예약업’과 ‘호텔업, 리조트업’ 등은 경제적인 견련의 정도가 매우 밀접하므로 이 사건 출원상표가 ‘골프장예약업’에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 충분하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.
1) ... 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 ‘E’에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, ‘명문 골프장 주중·주말 골든 타임 부킹 보장’이라는 광고문구를 사용하여 골프장예약 서비스를 홍보하고 있다(을 제8, 9, 19호증 참조).
2) 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 ‘골프 패키지’ 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인된다(을 제10, 12 내지 14호증 참조). 또한 국어사전에도 ‘골프장 시설을 갖춘 호텔’의 의미인 ‘골프텔(Golf Hotel)’이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 ‘골프텔’을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있다(을 제16, 17호증 참조).
이러한 점 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다.
3) 출원인인 원고는 직접 ‘A앤드호텔’을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다(을 제18호증 참조).[15] ① ... 상표법 제33조 제1항 제7호 ... 에는 ... 설령 식별력이 인정된다 하더라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표가 포함된다. 오늘날 우리나라의 해외여행객 규모나 해외여행 빈도, 외국어 보급 수준, 유럽 문화에 대한 관심 등을 고려하면, 프랑스어 ‘MERCI’가 영어의 “Thank you(감사합니다)”의 의미를 가진 인사말에 해당한다는 것은 널리 알려져 있다고 봄이 상당하다. 따라서 대다수의 서비스업에서 흔히 사용되는 인사말에 해당하는 ‘감사합니다’라는 의미를 가진 메르시 부분이 이 사건 등록상표의 ‘MERCI’, ‘ ’ 지정상품과 관련하여 식별력이 높다고 볼 수 없고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로도 바람직하지 않다.
② 설령 원고의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자가 ‘MERCI’, ‘메르시’라는 단어를 ‘감사합니다’라는 뜻을 가진 일상의 인사말로 쉽게 인식하거나 관념한다고 단정하기 어렵다고 보더라도, ... 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 그 지정상품과 동일․유사한 서비스업에 관하여 ‘MERCI’ 또는 ‘메르시’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 점, 카페업 또는 식당업 등을 영위하는 다수의 사업자들이 ‘MERCI’, ‘Merci’, ‘메르시’라는 표장을 자신들의 서비스업 출처를 표시하는 데에 사용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 ‘MERCI’, ‘메르시’ 문자 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 높다고 보기 어려울 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 보이지 아니한다.[16] 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 ‘MERCI’ 또는 ‘메르시’라는 표장이 국내 일반 수요자나 거래자에게 선사용상표들의 출처표시로서 주지․저명하게 알려져 있어 그 부분만으로 강한 식별력을 가진다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.[17] 원고의 초콜릿 상품에 대한 국내 매출액, 판매순위, 광고 규모 및 기간, 범위, 방법 등을 객관적으로 확인할 수 있는 아무런 자료가 없고, 원고의 초콜릿 상품이 국내에서 판매되어 온 기간을 고려하더라도 위에서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다는 점을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.[18] 주로 백화점, 대형 마트, 제과점 등 오프라인 매장이나 온라인 쇼핑몰 등 다양한 경로를 통하여 판매·유통되고 있었다.[19] ① 선사용상표들의 사용상품인 원고의 초콜릿 상품은 국내에서 주로 대형마트, 백화점, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되어 온 것으로 보이고, 제과점 등에서 판매된 비율은 그리 높아 보이지 않는 점, ② 이 사건 등록상표의 등록결정 당시의 국내 거래실정상 초콜릿, 건과자, 비스킷 등 상품의 제조․판매와 제과점업, 카페서비스업, 커피전문점업(이하 ‘제과점업 등’이라 한다)의 서비스 제공이 동일 사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적이었다거나 일반 수요자도 그와 같이 생각하는 것이 당연하게 여겨진다고 볼 만한 자료는 부족하고, 위 상품과 서비스의 용도, 상품의 판매장소 및 서비스 제공장소가 일치하는 것은 아닌 점, ③ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제과점업 등을 제외한 나머지 지정상품은 그 서비스의 제공장소가 초콜릿 등 상품의 판매장소와 일치하지 아니하고, 상품과 서비스의 용도 및 내용, 수요자의 범위도 서로 다른 점 등을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 사이에 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다고 보기 부족하다.

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